Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14-12-2004
Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 14-12-2004
Processo:4416/2004-7
Relator:MARIA DO ROSÁRIO MORGADO
Descritores:PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PATENTE
Nº do Documento:RL
Data do Acordão:14-12-2004
Votação:UNANIMIDADE
Texto Integral:S
Privacidade:1
Meio Processual:APELAÇÃO
Decisão:REVOGADA
Sumário:O acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) é de aplicação
directa pelos tribunais dos estados membros, mesmo em litígios que opõem
particulares entre si.
Mais concretamente, o art. 33º do acordo TRIPS sobre o prazo de duração
das patentes tem natureza "self executing", devendo ser imediatamente
aplicada na ordem interna portuguesa.
Segundo o art. 5º do CPI de 1940, não podem ser objecto de invenção os
produtos da indústria química, nem os preparados farmacêuticos, muito
embora possam ser patenteados os processos da sua obtenção e os aparelhos
ou sistemas do seu fabrico.
A patente de processo confere ao seu titular um direito exclusivo de
fabricar o produto segundo determinado processo, não impedindo terceiros
de fabricar o mesmo produto mediante processo diferente do patenteado.
Por força do disposto no art. 6º do CPI de 1940 (na redacção que lhe foi
dada pelo Dec. Lei nº 40/87, de 27-1) a patente de um processo de fabrico
de um produto novo faz presumir, até prova em contrário, que a fabricação
por terceiro do mesmo produto foi efectuada pelo processo patenteado.
Ao abrigo do art. 484º do CC as pessoas colectivas ilicitamente ofendidas
podem exigir indemnização civil por danos não patrimoniais.
Decisão Texto Integral:Acordam na 7ª Secção do Tribunal da Relação de
Lisboa
1. Merck & CO. INC. e Merck Sharp & Dohme, L.da, intentaram a presente
acção declarativa com processo ordinário contra Merck Genéricos - Produtos
Farmacêuticos, L.da., pedindo que a ré seja condenada:
a)A abster-se de importar, fabricar, preparar, manipular, embalar, colocar
em circulação, vender ou pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em
Portugal, quer para exportação, o produto farmacêutico comercializado sob
a marca "ENALAPRIL MERCK", ou sob qualquer outra designação comercial, que
contenha as substâncias activas "ENALAPRIL" ou "MALEATO DE ENALAPRIL", e
que não seja fabricado ou distribuído pelas Autoras, ou sem autorização,
expressa e formal destas;
b) A pagar às autoras uma indemnização pelos prejuízos morais e materiais
que lhes causou e causa, com a sua conduta, ilícita e ilegítima, em
montante a determinar em execução de sentença, mas nunca inferior a Esc.
32.500.000$00.
Fundamentando a sua pretensão alegam, em síntese, que:
A 1ª A. é uma empresa farmacêutica que
inventou e desenvolveu o composto químico "ENALAPRIL" e que procedeu ao
fabrico do "MALEATO de ENALAPRIL", sendo titular da patente de invenção
n.° 70.542, concedida por despacho de 1981.04.08, com prioridade reportada
a 1978.12.11, intitulada "processo para a preparação de derivados de
aminoácidos como hipertensivos", sendo ainda titular da patente de
invenção n.° 76.790, com prioridade reportada a 1982.06.07 e concedida em
1986.04.09, intitulada "processo para a preparação de dipeptídeos
carboxialquílicos", sendo a composição farmacêutica em causa
comercializada desde 1985.01.01, sob a marca "RENITEC".
A 1ª autora concedeu à 2ª autora uma licença de exploração da patente n.°
70.542 para usar, vender ou de qualquer modo dispor do “RENITEC” em
Portugal, tendo-lhe igualmente concedido poderes de defesa de tal patente
A ré lançou no mercado um produto sob a marca "ENALAPRIL MERCK", que não
adquiriu à 1ª autora, nem a qualquer das suas cessionárias, presumindo,
por se tratar de um produto novo, que este é fabricado por um dos
processos patenteados pela 1ª autora.
Acontece que a ré vem comercializando, em Portugal, o dito medicamento
“ENALAPRIL MERCK" a preços substancialmente mais baixos que os do
“RENITEC”, declarando, na promoção feita junto dos médicos, que se trata
do mesmo produto, o que tem causado às autoras graves prejuízos
patrimoniais.
Finalmente alegam que, com a sua conduta, a ré causou às autoras danos
materiais e morais, já que o seu prestígio nacional e internacional das
autoras foi afectado, designadamente, junto da classe médica.
2. Na contestação, a ré defende-se por impugnação e, por excepção, tendo,
designadamente, invocado a excepção de caducidade da patente n.º 70.542.
3. No saneador, (fls.363) foi julgada improcedente a excepção de
caducidade da patente n.º 70.542.
4. Inconformada com essa decisão, dela agrava a R. e, nas suas alegações,
em síntese conclusiva, diz:
0 acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, porque não
foram observados os procedimentos legais exigíveis, designadamente não foi
publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativo
à entrada em vigor no plano internacional do acordo TRIPS.
A patente n.º 70.542 caducou definitivamente em 8 de Abril de 1996.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um
carácter flexível e negociado.
0 TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que
versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos
Estados-Membros.
Como acto normativo insuficiente, deixando aos Estados a escolha dos meios
para o seu cumprimento e tendo como destinatário directo os Estados, os
acordos Internacionais Comunitários aproximam-se da Directiva Comunitária.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso
seja precisa e incondicional.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional "self-executing" e
consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas
disposições, não podem ser reconhecidos às recorridas os direitos de
protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996,
uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrente, de
qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33° do
TRIPS.
5. Nas contra alegações, (FLS 864) as AA entendem que deve manter-se a
decisão recorrida.
6. As autoras, na audiência de julgamento vieram requerer o aditamento de
duas alíneas à factualidade assente, o que foi deferido (cfr. fls. 1835).
7. Na pendência da acção (considerando que a patente n.° 70.542 caducou em
4/12/99), vieram reduzir o pedido ao formulado sob a alínea b), do
petitório (o que foi admitido).
8. Foi proferida sentença que, julgando improcedente a acção, absolveu a
R. do pedido.
9. Inconformadas com a sentença interpõem recurso as AA., as quais nas
suas alegações, dizem:
A) Tendo em consideração os factos provados, a sentença recorrida concluiu
que o medicamento «ENALAPRIL MERCK», comercializado pela Ré, é contrafeito
e que o comportamento desta foi, desde o início da comercialização e até à
caducidade das patentes da 1ª demandante, ilícito porque lesivo dos
direitos das Autoras;
B) Ora, na hipótese de uma substância que o contrafactor
incontroversamente produziu e lançou no mercado, é certo, sem necessidade
de nenhuma prova específica, que a actividade contrafactória do produto
objecto da patente (ou do produto obtido pelo processo original
patenteado) gera, para o titular do privilégio, um dano economicamente
avaliável;
C) As exigências do mercado desse produto foram, em parte, satisfeitas
indevidamente pela Ré/Apelada, que, assim, privou as Autoras/Apelantes dos
correspondentes lucros legítimos, além de que lhes causou um prejuízo
moral, ou imaterial, resultante da ofensa dos direitos destas;
D) Para além disso, ficou efectivamente assente, em matéria de facto, que
a conduta da Ré causou, causa e causará às Autoras prejuízos materiais e
não patrimoniais (respostas aos n." 57.°, 58.°, 59.° e 63.0 da base
instrutória);
E) Tais prejuízos, longe de não merecerem a tutela do Direito, devem ser
quantificados em sede de execução de sentença, como logo se requereu na
petição inicial (arts.226 e 227).
10. Nas contra alegações, a R. sustenta a improcedência do recurso
interposto pelas AA.
11. Igualmente inconformada, a R. interpõe recurso subordinado e, nas suas
conclusões, diz:
O acordo TRIPS para poder vigorar na ordem jurídica portuguesa, tem que
obedecer às condições de vigência: a regular aprovação, a ratificação e a
publicação no jornal oficial, desde que e a partir do momento em que o
acordo em causa vigore no plano internacional – art. 8º n.º 2 da C.R.P.
Nunca foi publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, relativo à entrada em vigor no plano internacional do acordo
TRIPS, o que equivale a um desconhecimento, a nível interno, da vigência
internacional do Acordo TRIPS.
Assim, o acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, não
vigorando, portanto, o seu art. 33º. Consequentemente, não existe qualquer
conflito de normas.
Porque as patentes concedidas antes de 1 de Junho de 1995 tinham uma
duração de 15 anos, por força do regime transitório do Decreto-Lei 16/95
de 24 de Janeiro a patente PT 70.542 caducou definitivamente em 8 de
Abril de 1996.
A determinação do alcance dos efeitos de um acordo internacional, só é
possível, quando nele conste disposição que, inequivocamente, o
estabeleça, ou por meio de recurso à interpretação, de forma a determinar
o seu sentido e alcance.
A questão do grau de eficácia é questão de interpretação da própria fonte
de Direito internacional que são os tratados, não podendo ser decidida à
custa de critérios de direito interno, ainda que constitucionais.
Em nenhuma parte do TRIPS – ou mesmo dos acordos da OMC (Organização
Mundial do Comércio), de que faz parte – existe qualquer disposição que
exprima o acordo das partes acerca do efeito directo dos acordos.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um
carácter flexível e negociado: é conferida, aos Membros, a possibilidade
de ser dispensados do cumprimento das obrigações emergentes do TRIPS, em
circunstâncias excepcionais; está instituído um regime de medidas de
salvaguarda, aplicável aos acordos celebrados no âmbito da OMC; um sistema
de resolução de diferendos da OMC, permite, entre diversas soluções que,
um Membro “compre” as suas próprias infracções.
A flexibilidade do (in)cumprimento de um acordo internacional, como o
TRIPS, impede que um cidadão possa fundar direitos em disposição poderá
não ser cumprida por um ou muitos Membros do acordo.
O TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que
versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos
Estados-Membros, aquela e estes foram partes, de direito próprio no acordo
TRIPS, constituindo, por isso, acto de Direito Comunitário, sujeito à
interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades.
Como acto normativo (em princípio) insuficiente, deixando aos Estados a
escolha dos meios para o seu cumprimento e tendo como destinatários
directos Estados, os acordos Internacionais aproximam-se da Directiva
Comunitária.
Quando têm por objectivo a aproximação de legislações de forma a
harmonizar a regulamentação os acordos internacionais alcançam, por vezes,
uma densidade tal, que permite aos particulares fundar, com segurança,
direitos invocáveis nas respectivas ordens jurídicas internas.
Para que um cidadão possa fundar direitos numa disposição de um contrato é
requisito - como nas directivas - a precisão e a incondicionalidade.
As disposições dos acordos internacionais, com tais características,
manifestarão a sua aplicabilidade directa apenas verticalmente.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso
seja precisa e incondicional.
Os efeitos directos de dele pudessem advir, deveriam, apenas,
manifestar-se verticalmente: o cidadão comum apenas poderia recorrer aos
tribunais comuns, de actividade de entidade estadual que tenha posto em
causa a duração de 20 anos de patente concedida antes da entrada em vigor
do novo Código, dentro daquele período.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional “self-executing” e
consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas
disposições, não pode às recorridas ser reconhecidos os direitos de
protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996,
uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrida, de
qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33º do
TRIPS.
O Dec-Lei regulou a duração das patentes sem qualquer preocupação de
aplicação retroactiva.
O direito invocado pelas Autoras, relativo à patente 70.542 é inexistente
por esta ter caducado e caído no domínio público.
Assenta a Douta Sentença em entendimento erróneo, e legalmente não
fundado, quanto à definição do âmbito de protecção das patentes de
processo justamente na situação em que, relativamente a um e mesmo produto
final, exista mais do que um registo válido de patente a favor de dois
igualmente diferentes titulares.
Que se traduziria, em termos práticos, em substantiva neutralização do
efeito de protecção das patentes constituídas em momento posterior, e que
o legislador entendeu alcançar.
O estabelecimento de presunções, visando alcançar fins de protecção do
sujeito a favor do qual as mesmas vão legalmente consagradas, funda-se, ne
varietur, na captação, pelo legislador, de determinadas regras de
experiência.
A excepção, em que a lei por essa via consente, ao mais fundamental
princípio do direito probatório há-de fundar-se numa razão e, mais do que
isso, numa razão reconhecível pela experiência comum.
Situação que ocorre com as presunções legalmente instituídas a favor do
titular de uma qualquer patente de invenção e, em particular, com as
patentes de processo.
A primeira presunção que o sistema jurídico institui a benefício do
titular da patente é a de que os produtos pelo mesmo produzidos, são
produzidos de acordo com o processo a benefício do mesmo patenteado.
O titular de uma patente não precisa de provar que produz os produtos
susceptíveis de ser obtidos pelo desenvolvimento do processo pelo mesmo
patenteado.
A prova do facto contrário incumbiria, por exemplo, a quaisquer
interessados na invocação da caducidade das mesmas.
As Autoras não podem continuar a invocar, a seu benefício, em termos
irrestritos, a “segunda” presunção que a lei extrai do facto da
titularidade da patente, qual seja a de que qualquer produto idêntico
àquele que pode ser obtido pelo processo patenteado pelas Autoras o tenha
sido efectivamente.
Do surgimento de uma segunda patente de processo, o âmbito de protecção
conferido à primeira titular da primeira patente, pelo facto dessa
titularidade, é comprimido no respectivo licere por modo a que a protecção
conferida ao titular da segunda patente possa ainda que originariamente
comprimida, adquirir eficácia.
Impõe-se, assim, que se opere uma justa composição dos efeitos de todas as
presunções em presença, que não resulte na anulação dos efeitos de nenhuma
delas ou que, pelo menos, salvaguarde a operatividade dos núcleos
essenciais de protecção.
Para que o titular de uma patente possa fazer valer a seu favor a
presunção de acto praticado em usurpação do seu direito contra o titular
de uma patente homóloga, tem aquele de fazer prova directa de que o
produto em questão não tenha sido produzido de acordo com o método
patenteado pelo titular daquela outra patente.
Sentido esse que a Douta Sentença recorrida não logra alcançar, ao
pretender que a ora Ré, para poder prevalecer-se da protecção que lhe é
conferida pela patente da GEDEON RICHTER, houvesse de fazer prova directa
de que os produtos que comercializa tenham efectivamente sido produzidos
de acordo com o processo que esta última patente titula.
Concluindo-se, assim, que é errada a interpretação que faz da norma do
art.º 93º citado.
Às Autoras incumbia a prova de que esses mesmos produtos haviam sido
produzidos por método diferente do patenteado pela própria Ré.
Ou seja, a elisão da presunção de uso da patente a favor da Ré, a cargo
das Autoras, é condição prévia e necessária da operatividade da presunção
do pelo art.º 93º a favor destas.
Condição que, in casu, se não mostra satisfeita, porquanto as Autoras não
lograram fazer a referida prova.
Assim sendo, ao Tribunal a quo não restaria outra decisão que considerar
improcedente o primeiro pedido das Autoras.
E a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido.
Prova essa que as Autoras não lograram fazer, pelo que ao tribunal a quo
não deveria ter restado melhor do que considerar improcedente o primeiro
pedido deduzido pelas Autoras.
E com a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido, atenta a
óbvia ausência do pressuposto fundamental da responsabilidade delitual que
a ilicitude é.
12. Contra alegaram as AA., as quais, nas suas alegações pugnam pela
improcedência do recurso da R.
13. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
14. São os seguintes os factos provados:
1. Em Portugal, a 1ª Autora é titular da patente de invenção n.° 70.542,
pedida em 1979.Dezembro.04, com prioridade reportada a 1978.Dezembro.11,
concedida por despacho de 1981.Abril.08 e intitulada "Processo para a
preparação de derivados de aminoácidos como antihipertensivos" (al. A);
2. Esta patente corresponde à patente norte-americana n.° 4.472.380
(patente de processo e de composição), à patente norte-americana n.°
4.374.829 (patente de produto) e à patente europeia n.° 0012401 (patente
de produto e de processo) (al. B);
3. A patente europeia n.° 0012401 foi pedida pela 1ª Autora, em 25.06.01 e
concedida em 07.03.84 (al. C);
4. A invenção diz respeito a processos para a preparação de uma família de
compostos, e seus sais farmacêuticos, que podem ser representados pela
fórmula seguinte (al. D):
(...)
5. A esta família de compostos pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato
("Maleato de Enalapril") (al. E);
6. Na patente n.° 70.542 são basicamente apresentados dois processos (ou
métodos) gerais diferentes (Métodos 1 e II) para a obtenção do princípio
activo, cada um deles dividido em duas vias diferentes (Via 1 e Via 2), as
quais, por sua vez, estão ainda subdivididas em duas subvias (Subvia
directa e Subvia por passos) (al. F);
7. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia directa,
para a preparação da referida família de compostos, que consiste em
fazer-se reagir uma cetona adequada com um dipeptídeo adequado, na
presença de um agente redutor (al. G);
8. A 2ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia por passos,
para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir a
mesma cetona, como na 1ª reivindicação, com um aminoácido, na presença de
um agente redutor, seguido da reacção do intelinediário obtido com um
aminoácido adequadamente protegido (al. H);
9. A 3ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 2, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir, na presença de um agente redutor, uma amina adequada com
o derivado de ceto de um dipeptídeo adequado, em que o grupo amino livre é
substituído pelo grupo ceto (Subvia directa), ou, em alternativa, em
fazer-se reagir a mesma amina com o cetoácido adequado, na presença de um
agente redutor, seguido da reacção do intermediário obtido com um
aminoácido adequadamente protegido (Subvia por passos) (al. 1);
10. A 4ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 1, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir um composto halo ou sulfoniloxi adequado com um dipeptídeo
adequado (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir o mesmo
composto halo ou sulfoniloxi com um aminoácido, e, subsequentemente, em
fazer-se reagir o intermediário com um aminoácido adequadamente protegido
(Subvia por passos) (al. J);
11. A 5ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 2, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir uma amina adequada com o derivado de um dipeptídeo
adequado, em que o grupo amino livre é substituído por um grupo halo ou
sulfoniloxi (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir a
mesma amina com o derivado de um aminoácido adequado, em que o grupo amino
é substituído por um grupo halo ou sulfoniloxi, e, subsequentemente, em
fazer-se reagir o intermediário obtido com um aminoácido adequadamente
protegido, (Subvia por passos) (al. L);
12. Todos estes processos, ou métodos, incluídos nas reivindicações 1ª a
5ª da patente portuguesa n.° 70.542, podem ser seguidos, se for caso
disso, da remoção dos grupos protectores e são geralmente seguidos da
preparação de um sal do composto obtido, e, em particular, do isolamento
do isómero biologicamente mais activo e estável, através da preparação e
cristalização do "Maleato de Enalapril" (al. M);
13. A 6ª reivindicação respeita à aplicação do processo da 1ª
reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa) para a obtenção do
"ENALAPRIL e seus sais, como resultado da sua dependência dessa 1ª
reivindicação, que cobre a preparação de sais farmaceuticamente aceitáveis
(al. N);
14. As reivindicações 7ª, 8ª e 9ª são, igualmente, dependentes da 1ª,
dizendo respeito, especificamente, à aplicação do método desta 1a
reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa), mas para a obtenção de
compostos diferentes do "Maleato de Enalapril" (al. O);
15. A 10ª reivindicação, dependente da 1.a, consigna que, de acordo com
esta, são sintetizados alguns compostos, devidamente nomeados, entre os
quais o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. P);
16. Para além desta patente-base, a 1ª Autora é ainda titular, em
Portugal, da patente de invenção n.° 76.790, pedida em 1.06.83 com
prioridade reportada a 7.6.82, concedida em 9.04.86, intitulada "Processo
para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos" (al. Q);
17.A invenção diz respeito a um processo para a preparação de dipeptídeos
carboxialquílicos, do mesmo género dos divulgados na patente europeia n.°
0012401 (correspondente à patente portuguesa n.° 76.790), mas que são
representados por uma fórmula alternativa (al. R):
(...)
18. Esta fórmula inclui o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. S);
19. Na patente n.° 76.790 são apresentados dois processos (ou métodos)
semelhantes (Métodos 1 e II), para a obtenção do princípio activo e seus
sais (al. T);
20. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método I, para a preparação da
referida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um ácido
acilacrílico adequado, com o dipeptídeo adequado, seguido de hidrogenação,
esterificação e separação da mistura diastereomérica (al. U);
21. A 2ª reivindicação, que é dependente da 1a, diz respeito à aplicação
do Método 1 para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à
qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. V);
22. A 3ª reivindicação, dependente da 1ª, diz respeito à aplicação do
Método 1 para a obtenção de uma família ainda mais restrita de compostos,
à qual igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al.
X);
23. A 4ª reivindicação, dependente da 1ª , diz respeito à aplicação do
Método 1 para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. Z);
24. As 5ª e 6ª reivindicações, dependentes da 1ª , dizem respeito às
características específicas da aplicação do Método 1, para a preparação da
respectiva família de compostos (al. AA);
25. A 7.a reivindicação diz respeito ao Método II, para a preparação da
aludida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um derivado
acilacrílico adequado, com o hidrocloreto de éster benzílico do dipeptídeo
adequado, seguido de hidrogenação catalítica para obter o éster do
dipeptídeo de fórmula (1) e de tratamento deste com acetonitrilo e ácido
maleico, de modo a obter-se o S,S,S estereoisómero do sal maleato do
composto de fórmula (1) desejado (al. BB) ;
26. A 8ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à
qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. CC);
27. A 9ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II a uma família ainda mais restrita de compostos, à qual
igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. DD);
28. A 10ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. EE);
29. Em 2/10/89 a 1ª Autora apresentou um pedido de adição a esta patente
n.° 76.790, o qual lhe foi concedido por despacho de 15/03/96 (al. FF);
30. A composição farmacêutica em causa tem sido comercializada em
Portugal, pelas Autoras, desde 1/01/85, sob a marca "Renitec", pedida em
10/12/82 e concedida em 9/04/90 (al. GG);
31. A empresa Companhia Portuguesa de Higiene, S.A. solicitou e obteve,
das instâncias oficiais para tanto competentes, autorização para lançar no
mercado nacional o citado composto "Enalapril", ou "Maleato de Enalapril"
(al. HH);
32. E pôs o mesmo à venda sob a marca "IRCON" (al. II);
33. Os correspondentes direitos foram transferidos pela sua titular a
favor da ora Ré (al. JJ);
34. Que, em data relativamente recente, pôs o referido produto à venda,
sob a marca «Enalapril Merck» (al. LL);
35. A Ré não pediu, nem obteve, consentimento ou licença da 1ª Autora, nem
de qualquer cessionária dos respectivos direitos, para preparar e
comercializar, em Portugal, o "Enalapril" (ou o "Maleato de Enalapril"),
maxime sob aquele nome comercial (al. MM);
36. Nem adquiriu, a qualquer delas, a respectiva substância (al. NN);
37.0 produto activo MALEATO de ENALAPRIL é adquirido pela Ré no mercado
interno à sociedade portuguesa VETIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS, LDA. (al. 00);
38. A VETIQUIMA importa este produto da Hungria, onde é produzido pela
Sociedade GEDEON RICHTER, S.A. (al. PP);
39. Esta sociedade tem registadas na Hungria patentes de processos de
fabrico de ENALAPRIL ou MALEATO DE ENALAPRIL, sob o n.° HU 205.340 e HU
208.026 (al. QQ); 40. E é titular da patente portuguesa n.° 82.372 (al.
RR);
41. O processo patenteado pela 1ª Autora que levou à obtenção do ENALAPRIL
há mais de 22 anos é um processo de síntese (al. SS);
42. A Ré vem comercializando, em Portugal, o medicamento "ENALAPRIL
MERCK", em cuja composição entra o princípio activo denominado
"ENALAPRIL", ou "MALEATO DE ENALAPRIL" (al. TT);
43. Apresentando-o sob as formas: 10 comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x
5 mg; 30 comprimidos x 20 mg; (al. UU)
44. A preços mais baratos do que os do "RENITEC", pertencente às Autoras
(al. VV);
45. A 1ª Autora, americana de origem, é uma empresa multinacional, no
sentido de que constitui «um verdadeiro grupo de sociedades, acrescido do
elemento adicional da transnacionalidade do seu organigrama operativo e da
diferente nacionalidade dos respectivos membros» (al. XX).
46. A 2ª Autora, de nacionalidade portuguesa, tem por objecto a
importação, preparação e venda de produtos químicos, farmacêuticos e
veterinários (al. ZZ).
47. Estando integrada no grupo de sociedades da 1ª Autora (al. AAA).
48. Que nela detém, por si ou através de sociedades dela de pendentes, um
poder de domínio (al. BBB).
49. Nessa qualidade, e também por efeito de relações contratuais
estabelecidas com a 1a Autora, a 2ª Autora é distribuidora exclusiva, em
Portugal, de todos os produtos farmacêuticos daquela (al. CCC).
50. E responsável pela formulação e embalagem desses produtos e por todo o
marketing, promoção e venda dos mesmos, neste país (a1. DDD).
51. Estas actividades são suportadas pela 1ª Autora, à qual incumbe a
aprovação de todo o material técnico e do restante material escrito
concebido pela 2ª Autora, no intuito de promover um produto particular
(al. EEE).
52. As demandantes celebraram entre si, em 15.05.70, um "Contrato de
Licença de Patentes, Transferência de Marcas e Assistência Técnica" (al.
FFF).
53. Nos termos do qual a 1ª Autora concedeu à 2ª Autora «uma licença para
fazer, usar e vender os produtos licenciados sob todas as Patentes e
pedidos de Patentes portuguesas relativas aos produtos, dos quais a MERCK
agora seja proprietária ou possa vir a ter o direito de conceder licenças
ou sublicenças» (al. GGG).
54. E lhe transferiu «todos os direitos, títulos e interesses a todas as
marcas da MERCK, agora ou posteriormente em uso, em conexão com os
produtos licenciados» (al. HHH).
55. Entre esses produtos conta-se o "RENITEC" (al. III).
56. Para formalizar e clarificar a situação relativamente a este produto
farmacêutico as demandantes celebraram, em 23.11.94, com efeitos
reportados a 04.06.84, um contrato de licença de exploração (al. JJJ).
57. De acordo com o qual a lª Autora concedeu à 2ª Autora uma licença de
exploração da patente portuguesa n.° 70.542, para usar, vender ou de
qualquer outro modo dispor, v.g., do "RENITEC", em Portugal (incluindo a
Madeira e os Açores) (al. LU).
58. Tendo-lhe, igualmente, concedido poderes de defesa de tal patente,
para, nomeadamente, mover, juntamente com ela, 1ª Autora, todas as acções
necessárias à prevenção e repressão de quaisquer infracções à patente (al.
MMM).
59. A 2ª Autora tem fabricado, em Portugal, o "RENITEC", em cuja
composição entra o princípio activo "MALEATO DE ENALAPRIL", que lhe é
fornecido pela 1ª AUTORA ou por sociedades desta dependentes (al. NNN).
60. Esse fármaco é vendido, neste país, nas seguintes formas: 60
comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x 5 mg; 30 comprimidos x 20 mg e 60
comprimidos x 20 mg (al. 000).
61. Por escritura pública de 03.04.96, a 2ª Requerente trespassou o seu
estabelecimento industrial, com todos os elementos que o compunham, sito
em Queluz, à sociedade comercial «C.F.P.- COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.»
(al. PPP).
62. E, por escrito particular da mesma data, celebrou com esta empresa um
«contrato de fabrico», nos termos do qual se comprometeu a fornecer-lhe as
substâncias e materiais (incluindo as matérias-primas, os excipientes e os
componentes) necessários ao fabrico de um conjunto de produtos,
nomeadamente o «RENITEC» (al. QQQ).
63. Por essa actividade de fabrico, e pela armazenagem e serviços de
expedição prestados pela «C.F.P. - COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.», a ora 2ª
Autora comprometeu-se a pagar a esta uma «comissão de fabrico», de
montante fixo e determinado, não dependente de variações de vendas, nem
susceptível de revisão por força da inflação ou de flutuações cambiais,
mas que foi calculado em função do volume de negócios apurado e previsto à
época da feitura do convénio (al. RRR).
64. A 1ª autora tem explorado, em Portugal, os processos protegidos pelas
mencionadas patentes n.° s 70.542 e 76.790, fazendo-o de modo efectivo e
em harmonia com as necessidades da economia nacional (al. SSS).
65. Maxime por intermédio da 2ª autora (al. TTT).
66. As autoras, no período de 12 meses, de Outubro de 1997 a Outubro de
1998, venderam 2.518 mil contos de RENITEC, correspondente a 33.400
unidades nas suas diversas apresentações, enquanto a Ré no mesmo período
vendeu 16 mil contos, correspondentes a 2.240 unidades (al. UUU).
67. O Enalapril é um fármaco que foi inventado e desenvolvido pela 1ª
autora (al. VVV).
68. O Enalapril é um composto extraordinariamente importante e cuja
eficácia está largamente comprovada (al. XXX).
69. A patente HU 205.340 permite produzir um derivado de alanina que é
utilizado na segunda (patente HU 208.026) para produzir ENALAPRIL
(resposta ao art.10°).
70. São, por isso, complementares (resposta ao art. 11).
71. Na patente HU 205.340 são materiais de partida o benzoíl-acrilato de
etilo e o ester benzílico de alanina numa reacção que é estereo-selectiva,
porque nas condições estabelecidas, induz a estereoquimica "s" no carbono
assimétrico adicional que se forma no produto - derivado de alanina de
fórmula (resposta ao art. 12°).
72. O composto anterior é subsequentemente sujeito a um processo de
redução catalítica que, permite a sua conversão em novo derivado da
alanina (resposta ao art. 13°)
73. Subsequentemente, este último derivado da alanina é usado na patente
HU 208.026 como material de partida para ser condensado, em condições
adequadamente estabelecidas, com o ester benzílico da prolina (resposta ao
art. 15°).
74. E assim produzir directamente o ester benzílico de ENALAPRIL (resposta
ao art. 16º).
75. Ester benzílico esse que é por sua vez convertido em ENALAPRIL
(resposta ao art. 17º).
76. O qual é depois convertido no seu SAL MALEATO (resposta ao art. 18°)
77. O processo GEDEON RICHTER usa como matéria prima de partida o benzoil
acrilato de etilo e o processo da MERCK (PT 70.542) utiliza como matéria
prima de partida o 2-0x0-4 fenibutirato de etilo, adicionado por
condensação a alanil prolina (resposta ao art. 20°)
78. No processo GEDEON RICHTER esse bezoil acrilato de etilo é adicionado
a um grupo amina, através de uma reacção de Michael, para a qual foram
especificamente estabelecidas condições de estereo-selectividade (resposta
ao art. 21°)
79. Na patente MERCK PT 70.542 - processo I, vias 1 e II, utilizam-se
reacções de alquilação (resposta ao art. 23°)
80. No processo GEDEON RICHTER é utilizada uma reacção de Michael
(resposta ao art. 24°)
81. A patente 76.790 usa como material de partida o benzoil acrilato de
etilo (podendo em alternativa usar o seu ácido livre) (resposta ao art.
27°)
82. Na patente 76.790 o benzoil acrilato de etilo reage directamente com o
ester benzílico de alanil prolina (resposta ao art. 28°)
83. Os materiais de partida seleccionados e as condições desenvolvidas e
descritas nas reivindicações da patente 76.790 em causa só permitem obter
como produto a mistura dos dois isómeros R,S,S e S,S,S em quantidades
praticamente iguais (resposta ao art. 29°)
84. Só após remoção do grupo benzilo esta mistura de isómeros é convertida
na mistura dos correspondentes ácidos (resposta ao art. 30°)
85. E só recorrendo ao método da cristalização fraccionada do SAL MALEATO
(processo que aliás já tinha sido estabelecido e já fora descrito pela
MERCK na anterior patente 70.542) se isola da mistura mencionada o
ENALAPRIL (resposta ao art. 31°).
86. O processo patenteado pela Gedeon Richter:
- Usa reagentes diferentes para conseguir, na patente HU 205.540 a
preparação estercoselectiva de um derivado da alanina, composto não
existente nem reivindicado pela MERCK;
- Parte, na patente HU 208.026, desse composto como matéria prima de
partida, para a produção de ENALAPRIL;
- Selecciona diferentes materiais de partida;
- Usa diferentes sequências de passos na construção da molécula ((resposta
ao art. 35°);
87. Os processos descritos nas patentes MERCK 70.542 e 76.790 (e adição)
são essencialmente dois processos cuja concretização conduz, em ambos os
casos, a misturas de dois estereoisómeros (resposta ao art. 39°).
88. As patentes GEDEON RICHTER HU 205.340 e HU 208.026 efectuam logo no 1°
passo uma separação de estereoisómetros de forma a efectuar a síntese
selectiva do estereoisómetro S,S,S de MALEATO DE ENALAPRIL (resposta ao
art. 40°).
89. A presença de certas impurezas, vulgarmente designadas por marcadores
de síntese, só podem ser aceites como tal, em determinado processo,
enquanto não existir outro processo alternativo que permita a sua formação
(resposta ao art. 49°).
90. Um marcador de síntese funciona como a "impressão digital" de uma
síntese orgânica (resposta ao art. 50°).
91. As substâncias que as Autoras qualificam como marcadores de síntese
são formadas praticamente em qualquer outro processo de fabrico de
ENALAPRIL, podendo mesmo ser produzidas depois do ingrediente activo ter
sido convertido no produto acabado (resposta ao art. 51º).
92. Os níveis de contaminação de "Etil 2-APBA" e "Dímero Lactona"
detectados nas amostras de "Enalapril Merck" e de "Vasotec/Renitec" são
diferentes (resposta ao art. 52°)
93. Foram recolhidas amostras de ENALAPRIL de várias proveniências, tanto
no seu estado acabado, como na forma de matéria prima (resposta ao art.
53°).
94. O "Etil 2-APBA" e o "Dímero Lactona" estão presentes em todas as
amostras (resposta ao art. 54°).
95. Os preços do ENALAPRIL MERCK nas suas diversas embalagens foram
contratados administrativamente com o INFARMED, não tendo sido
estabelecido unilateralmente pela Ré, dado o manifesto interesse público
existente na fixação dos preços de "genéricos" (resposta ao art. 56°).
96. A importação da aludida substância activa (já que esta não é produzida
em Portugal), o fabrico, a preparação e a introdução no mercado nacional
do medicamento "ENALAPRIL MERCK", bem como as operações comerciais que a
Ré tem vindo a realizar, causaram, causam e continuarão a causar às
Autoras prejuízos (resposta ao art. 57°).
97. Os prejuízos materiais provêm da privação dos lucros das Autoras em
consequência de as necessidades do mercado estarem, em parte, a ser
satisfeitas pela Ré (resposta ao art. 58°).
98. Desde o lançamento do fármaco até Abril de 1999, inclusive, a Ré
efectuou vendas de mais de 16.000 embalagens (resposta ao art. 59°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré
põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras
segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal,
das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do
"MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré
põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras
segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal,
das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do
"MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
15. O DIREITO
15.1. O Agravo
15.1.1. A questão da caducidade da patente n.º 70 542
Alega a ré que a patente n.º 70 542 caducou em 8/4/96, por já ter
decorrido, desde a sua concessão, o prazo de 15 anos a que alude o art.
7º, do CPI/40, diploma a que está sujeita a correspondente disciplina
legal.
Contrapõem as autoras que, quer por força do Acordo Trips, quer pelas
disposições do D.L. n.º D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto, o prazo de
duração daquela patente é de 20 anos, pelo que a mesma apenas caducou já
após a propositura da presente acção.
Apesar da redução do pedido, admitida por despacho de fls. 1835 dos autos,
continua a ter interesse apurar quando é que a patente em causa caiu no
domínio público, por caducidade, por tal relevar no que concerne à
apreciação do pedido de indemnização.
Vejamos.
A patente n.° 70.542, pedida em 4/12/79, com prioridade reportada a
11/12/78, foi concedida em 8/4/1981.
O art. 7º, do CPI/40 estabelecia, para a duração das patentes, o prazo de
15 anos, contados desde a sua concessão.
Entretanto o CPI/95, em vigor desde 1/6/95, estabeleceu, no seu art. 94º,
o prazo de 20 anos, para a duração das patentes, contados desde o pedido.
Além disso, o art. 3º, do D.L. n.º 16/95, de 24 de Janeiro (que aprovou o
CPI/95) estabelecia que as patentes, cujos pedidos tivessem sido
apresentados antes da sua entrada em vigor, conservavam a duração de 15
anos.
Tendo em vista ultrapassar o conflito de normas, em matéria de protecção
de patentes, foi então aprovado o D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto que, no
seu art. 3º revogou o art. 3º, do D.L. n.º 16/95 e, no art. 1º, n.º 1,
estabeleceu que, às patentes pedidas antes da entrada em vigor do D.L. n.º
16/95, de 24 de Janeiro, se aplicava o art. 94º, do CPI/95.
Porém, no caso que apreciamos, se – como pretende a ré - a patente n.º 70.
542 já tivesse caducado, em 8/4/96, pelo decurso do prazo de 15 anos
previsto no CPI/40, a entrada em vigor do D.L. 141/96, não podia ter o
efeito de a «ressuscitar».
15.1.1.1. Importa, por isso, apreciar a questão, à luz do Acordo TRIPs.
Depois de um longo período de gestação, foi assinado, em Marraquexe, em
15/4/94, o Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, em vigor
desde 1/1/95, e de que faz parte, - como Anexo I.C – o Acordo TRIPS
(Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio), aprovado no Acto Final do denominado Uruguai
Round.
A Comunidade Europeia, na sua qualidade de parte contratante, aprovou
aqueles textos, por Decisão do Conselho 94/800/CE, de 22 de Dezembro.
Esta Convenção foi aprovada pela Resolução da Assembleia da república n.º
75-B/94, ratificada em 22/12/94, por Decreto do Presidente da República,
n.º 82-B/94, publicado em 27/12/94, no DR, I-A, n.º 298/94.
Por força do art. 65º, n.º 1, do TRIPs, os Estados contratantes ficaram
obrigados a aplicar as suas disposições a partir de 1/1/96.
O Acordo TRIPs estabelece, no seu art. 33º[1], que as patentes conservam a
duração mínima de 20 anos.
A questão que se coloca é justamente a de saber se o Acordo TRIPs se
configura como uma convenção self-excuting, exequível por si mesmo ou,
pelo contrário, como uma convenção non self-executing, em que, pela
indeterminação das suas normas, e apesar da sua vigência na ordem interna,
necessita, para a sua plena efectividade, de uma «interpositio
legislatoris».
O tema tem sido debatido e não congrega a unanimidade da doutrina.[2]
A nosso ver, para decidir a questão que se nos coloca, importa
essencialmente ter presente que:
Se a convenção, no seu todo, é exequível por si mesma, dada a clareza e
determinação das suas normas, devem estas ser imediatamente aplicáveis
pelo juiz nacional; se, pelo contrário, uma ou alguma delas se revelam
«non self executing», no sentido de exigirem complementação por normas
legislativas viabilizadoras da sua finalidade específica, a aplicação só
terá lugar após a respectiva regulamentação – cfr. Albino Azevedo Soares,
Lições de Direito Internacional Público, 87.
Pode, além disso, acontecer que, no conjunto das normas da Convenção,
algumas sejam exequíveis e outras não, sendo certo que, as que o forem,
são de aplicabilidade imediata.
Como se decidiu no Acórdão da Relação de Lisboa, de 22/10/98, CJ, 1998,
III, 121 e ss., que versa sobre uma situação em tudo idêntica ao que
apreciamos:
“No caso vertente, depara-se-nos uma norma completamente densificada,
clara e determinada: com efeito, o art. 33º, do TRIPs limita-se a
estabelecer o prazo de duração da protecção da patente.
Este dispositivo não reclama do legislador nacional qualquer intervenção,
pois que revelando-se perfeitamente perceptível no seu conteúdo, tem
assegurado a sua própria exequibilidade, graças à clareza e determinação
com que se mostra formulado.
Por outro lado, deverá realçar-se que tal norma, queda-se pela fixação de
um prazo de duração mínima, o que vem a significar que sobre o facto de o
direito interno não poder fixar um prazo de inferior duração relativamente
ao que já consta do preceito, acresce que se algum Estado Membro entender
consagrar prazo superior àquele, tal em nada colidiria com o direito
mínimo já garantido aos particulares, através desse dispositivo: este já
reúne em si todos os requisitos indispensáveis à sua imediata
exequibilidade.
Equivale tudo por dizer que qualquer iniciativa que sobre esse artigo
viesse o Estado Membro a assumir apenas poderia redundar ora em benefício
acrescido para o particular destinatário da norma, ora em puro "acto
inútil", já que, verdadeiramente, nada há, no preceito, a reclamar
complementação.
Concluímos, pois, que a disposição do art. 33º, do Acordo tem natureza
"self executing", pelo que deve ser imediatamente aplicada na ordem
interna portuguesa.
Além disso, o início de vigência do art. 3º do Dec-Lei n.º 16/95 é
anterior ao daquela norma do "TRIPS", o qual se reporta a 1 de Janeiro de
1996.
A doutrina maioritária aponta no sentido de que o direito internacional
convencional posterior deve prevalecer sobre o direito ordinário interno
anterior infraconstitucional, quanto mais não seja “por aplicação directa
do principio de que a lei posterior derroga a anterior” - cfr. de Gomes
Canotilho e Vital Moreira, CRP, anotada, pag. 86", Jorge Miranda, Manual
de Direito constitucional, pag. 197, e Albino Azevedo Soares, Lições,
pags. 97 e ss.”.
Acrescentaremos nós, ainda, que a Comissão colocou ao Tribunal de Justiça
das Comunidades, a questão de saber se tinha competência exclusiva para
subscrever o Acordo sobre a OMC e seus anexos, tendo o Tribunal decidido
no sentido de que a Comunidade e os Estados membros partilham
competências para concluir o TRIPs (Parecer 1/94, de 15/11, COL, 1994,
I-5389).
Daqui decorre que há matérias relativamente às quais a Comunidade detém
«competência exclusiva»; outras, em que existe uma «competência paralela»,
outras ainda em que há uma «competência exclusiva» dos Estados.
Ora, seria absurdo e até contraditório que os Estados tivessem competência
exclusiva para aplicar as normas do TRIPs e não pudessem os seus Tribunais
aplicar directamente as suas próprias normas.
Note-se – finalmente – em abono da tese que defendemos, que, como decorre
do próprio Preâmbulo do Acordo, o TRIPs propõe-se o objectivo de criar e
regular directamente direitos subjectivos privados.
Nem se invoque, para defender a tese de que o TRIPs não é de aplicação
imediata pelos Tribunais Nacionais, em litígios que opõem entre si,
cidadãos nacionais, a jurisprudência comunitária, designadamente o Acórdão
de 12/12/72, International Fruit Company, já que essa jurisprudência foi
tirada no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT)
e agora do que se trata é de interpretar o TRIPs...
Aliás, a este respeito, importa desde já trazer à colação uma recente
decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade, precisamente o Acórdão de
16/11/04, ainda não publicado, mas que se pode consultar no site
«europa.eu», do qual resulta, a nosso ver, a afirmação de que o Trips é de
aplicação directa pelos Tribunais dos Estados membros, mesmo em litígios
que opõem particulares entre si.
Finalmente, dir-se-á, que o nosso mais Alto Tribunal já se pronunciou
neste sentido que vimos defendendo (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça de 20/4/99, Agravo n.º 80/99, proferido no âmbito de uma
providência cautelar, proposta pelas ora autoras contra Pentafarma, e cuja
cópia se encontra junta a fls. 296 dos autos).
15.1.1.2. Acresce que, por outra via, chegaríamos ainda à mesma conclusão.
Na verdade:
A nossa Constituição, no seu art. 8º, n.º 2, estabelece uma cláusula geral
de recepção automática do direito internacional convencional,
internacionalmente vinculativas do Estado português.
Isto é:
As normas internacionais de origem convencional, uma vez incorporadas no
ordenamento jurídico nacional, vigoram na ordem jurídica interna, enquanto
vincularem internacionalmente o Estado português, o que tem sido apontado
pela doutrina como uma clara afirmação do princípio da primazia do direito
internacional. [3]
Também o art. 8º, n.º 3, da CRP estabelece uma cláusula geral de recepção
plena e permanente do direito comunitário.
Deve, pois, concluir-se no sentido de que as normas de DIP, em geral, e de
direito comunitário, em particular, valem como fonte de direito directa e
autónoma da ordem jurídica interna e que, quando exequíveis, por si
mesmas, são directamente aplicáveis.[4]
Ora, o Acordo TRIPs ficou a fazer parte do ordenamento comunitário por
decisão do Conselho de 22/12/94 – v. JOCE L n.º 336.
Por seu turno, o Acordo TRIPs foi subscrito pela própria Comunidade
Europeia[5], enquanto tal, pelo que, nos termos do Tratado da União, tendo
o acordo sido concluído pela própria Comunidade sempre seria fonte de
direito comunitário derivado, vinculando as instituições da comunidade e
os Estados Membros.
15.1.1.3. Concluindo:
Aceitando então como conflituantes as normas contidas no art. 33º, do
Acordo Trips e no art. 3º, do D.L. 16/95 (que aprovou o CPI), deve
aplicar-se a norma de direito comunitário, assente, como está, o primado
do direito comunitário sobre o direito nacional[6].
Assim, beneficiando a patente n.º 70 542 de um prazo de protecção de 20
anos, manteve-se em vigor até 25/6/00, pelo que só nessa data caiu no
domínio público.
Improcede, pois, o agravo.
15.2. A apelação
15.2. A questão da novidade
Nos termos da Lei (art. 4º, do CPI) podem ser objecto de patente a
invenção de algum produto novo (a), a criação ou realização de algum novo
meio ou processo, ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos para
se obter um produto comerciável ou resultado industrial (b), bem como o
aperfeiçoamento ou melhoramento de invenção que já fora objecto de
patente, se tornar mais fácil ou económico o fabrico do produto ou o uso
do invento ou lhe aumentar a utilidade (c).
Contudo, no que toca à indústria química ou farmacêutica, o regime legal
apresenta algumas particularidades.
Na verdade, de acordo com o art. 5º, do CPI não podem ser objecto de
invenção os produtos da indústria química, nem os preparados
farmacêuticos, muito embora possam ser patenteados os processos da sua
obtenção e os aparelhos ou sistemas do seu fabrico.
Note-se, porém, que a patente de processo de produtos químicos e
farmacêuticos confere apenas ao seu titular o direito exclusivo de
fabricar um produto segundo determinado processo, podendo, portanto, um
terceiro fabricar (e vender) um produto, obtido por um processo diferente
do patenteado.
Por seu turno, a patente de processo confere ao seu titular um direito
exclusivo sobre o mesmo (v. arts. 8º e 214º, do CPI).
Esta extensão da patente ao produto é admitida pela generalidade das
legislações. De resto, se assim não fosse, a patente seria inútil, pois o
seu titular, como é óbvio, não pretende vender no mercado um processo, mas
sim um produto fabricado por determinado processo.
Dito isto, convém realçar a dificuldade – bem evidenciada nestes autos -
em apurar se um produto obtido é novo, no sentido de ter sido produzido
por um processo diferente do já patenteado.
“Nas invenções de produtos químicos e farmacêuticos, de um modo geral,
indica-se o grupo de substâncias, que se definem e dão-se exemplos de
preparação para algumas dessas substâncias.
Somente para aquelas em relação às quais são dados exemplos, se descrevem
as suas propriedades específicas, indicando-se a receita para a sua
preparação.
E nem de outra forma poderia ser, devido ao número de substâncias que
podem ser compreendidas no mesmo grupo, pois seria impossível pela
extensão que era necessário dar à memória descritiva, indicar exemplos
para todas as substâncias.
Se uma pessoa competente na matéria quiser preparar uma das substâncias
para a qual não consta nenhum exemplo de preparação, ou que não é indicada
como exemplo de preparação, deverá prepará-la de acordo com as indicações
gerias e especiais dadas na patente para a substância activa em geral e em
analogia com os exemplos de preparação.
Se o perito na matéria, procedendo deste modo, puder prepará-la, deve o
produto considerar-se descrito – e bem assim o correspondente processo –
que deve, portanto, considerar-se conhecido através dessa patente , nos
termos do art. 15º, 1º, al. c), do CPI.
(…)
A preparação das composições químicas e farmacêuticas é efectuada, pode
dizer-se, quase invariavelmente, por processos conhecidos, pois o inventor
limita-se a misturar ou fazer reagir a substância activa (nova ou
conhecida) com outras substâncias activas conhecidas ou com substâncias
auxiliares ou portadoras, também nada tendo de original, em si, o processo
de obtenção da composição química ou farmacêutica.
Ora, sendo assim, se a substância activa é conhecida, o processo de
obtenção da composição – produto acabado – não poderá ser protegido, por
falta de novidade. Na verdade, todos os produtos que se fazem reagir são
conhecidos. E o próprio resultado final, a composição, é também conhecido.
(…)
Se a substância activa é nova, a novidade do processo consistirá na
escolha dos meios de reacção, na qual entra a substância activa nova.
Deve, porém, notar-se que, sendo as reivindicações que definem o âmbito e
o alcance da patente, é indispensável que o processo de preparação da
composição química ou farmacêutica seja reivindicado para poder ficar
protegido (v. art. 14º, CPI).”[7]
15.2.1. In casu:
Numa acção em que o autor invoca que um terceiro fabrica, vende, importa
ou põe à venda ou em circulação um produto que é produzido por processo
idêntico ou semelhante àquele que se encontra patenteado, são factos
constitutivos do seu direito:
a) a existência de um processo de fabricação de um produto, processo esse
protegido por uma patente;
b) a existência de um produto idêntico ou semelhante ao obtido através do
processo patenteado, ou a prática de um acto através do qual se manifesta
a comercialização de mesmo produto por terceiro – venda, importação do
produto;
c) e que esse produto é fabricado por um processo (diferente) que viola o
protegido pela patente.
Consequentemente, o ónus da prova da semelhança ou identidade de processos
cabe ao titular da patente, salvo havendo presunção legal - art. 344º,
n.º 1, do CC.
É que sucede no caso sub judice, uma vez que as autoras beneficiam de
presunção legal, por força do disposto no art. 6º, do CPI/40 (na redacção
que lhe foi dada pelo D.L. 40/87, de 27 de Janeiro) que estabelece que «a
patente de um processo de fabrico de um produto novo faz presumir, até
prova em contrário, que a fabricação por terceiro do mesmo produto foi
efectuada, pelo processo patenteado».
De igual teor é o art. 93º, nº3, do CPI/95, no qual se estabelece a mesma
presunção.
Ora, a R. não ilidiu aquela presunção, já que não logrou demonstrar que os
processos, através dos quais a “Richter Gedeon, LTD” obtém a substância
activa “Enalapril” que entra na composição do produto que comercializa,
são diferentes dos patenteados pela 1ª autora, e que levaram à invenção do
Enalapril e “Maleato de Enalapril”.
Dir-se-à, contudo, que, ainda que houvesse diferença nos processos de
fabrico, não ficou demonstrado nos autos que essa diferença, para efeitos
do disposto nos arts. 4º, al. b) e 5º, n.º 7, do CPI/40, seja relevante,
no sentido de se considerar invenção portadora de novidade patenteável,
requisito exigido para que algum meio ou processo de fabrico possa ser
considerado objecto de patente de invenção, pois, como se sabe, o mero
desenvolvimento técnico de invenção patenteada não basta para integrar
aperfeiçoamento ou melhoramento susceptíveis de patente.
15.2.2. Concluindo:
Não tendo sido feita a prova de que os processos das patentes húngaras são
«diferentes», no sentido de que possam constituir invenção portadora de
novidade, é de considerar que a ré não logrou ilidir a presunção como lhe
competia.
15.3. A questão dos danos
Nesta acção, as autoras vêm pedir indemnização pelos danos resultantes da
violação das patentes.
Ora, nos termos do art. 483º, do CC., «aquele que, com dolo ou mera culpa,
violar ilicitamente o direito de outrém ou qualquer disposição legal
destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o
lesado pelos danos resultantes da violação».
Cabe, consequentemente, às demandantes alegar e provar os factos
constitutivos do sue direito, quer no que toca aos danos de natureza
patrimonial, quer aos de natureza não patrimonial.
No que respeita aos danos morais, em face da nossa lei (cfr. art. 160º, do
CC), a capacidade das pessoas colectivas não é de carácter geral, como a
das pessoas singulares, mas de natureza específica, em função dos fins que
cada uma se propõe prosseguir.
Assim, como defende Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de
Personalidade, 594 e ss., “no que toca aos direitos de personalidade,
desde logo ficam excluídos das pessoas colectivas quaisquer direitos
especiais de personalidade ou quaisquer bens integrantes do direito geral
de personalidade, que sejam inseparáveis da pessoa humana (...).
Mas, por força do art. 160º, n.º 1, do CC, há que reconhecer às pessoas
colectivas, porquanto titulares de valores e motivações pessoais, alguns
dos direitos especiais de personalidade que se ajustem à particular
natureza e às específicas características de cada uma de tais pessoas
jurídicas, ao seu círculo de actividades, ás suas relações e aos seus
interesses dignos de tutela jurídica. É, desde logo, o caso do direito à
identidade pessoal, abarcando o direito ao nome e outros sinais jurídicos
recognitivos e distintivos. Também a honra, o decoro, o bom nome e o
crédito das pessoas colectivas são objecto de direitos juscivilísticos. As
pessoas colectivas têm, analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo,
compreendendo o sigilo de (...) know –how.”
Daí que, conforme se prevê no art. 484º, do CC., possam as pessoas
colectivas ilicitamente ofendidas podem exigir indemnização civil, por
danos não patrimoniais.
15.3.1. Consequentemente, atendendo à factualidade provada, não restam
dúvidas de que as autoras lograram fazer a prova dos danos causados (cfr.,
v.g., respostas aos quesitos 57°, 58°, 59° e 63º).
Na sua fixação levar-se-à em conta obviamente a decisão supra proferida
sobre a caducidade de uma das patentes, a qual baliza o período de tempo
durante o qual a R. violou o direito à exclusividade da patente em causa.
Danos que não foi, contudo, possível quantificar, pelo que – como aliás
requerem as autoras -, deve a sua liquidação ser relegada para execução de
sentença, inclusive quanto aos danos morais, uma vez que, no caso
concreto, atendendo à complexidade da matéria, a sua medida e
caracterização depende da exacta quantificação do dano patrimonial.
16. Nestes termos, negando provimento ao agravo e à apelação da R., e
dando provimento ao recurso das autoras, acorda-se em revogar a sentença
recorrida, e em condenar a R. a pagar às autoras, a título de
indemnização, o que se vier a apurar em liquidação de sentença.
Custas pela R., tanto no agravo, como nas apelações.
Lisboa, 14-12-04
Maria do Rosário Morgado
Rosa Maria Ribeiro Coelho
Maria Amélia Ribeiro
____________________________________________________________________
[1] O Acordo TRIPs dedica precisamente a 5ª Secção (na qual estão
inseridos os arts. 26º a 34º) à disciplina das Patentes.
[2] Sobre esta questão, veja-se Carlos Fernández-Nóvoa,
Tratado Sobre Derecho de Marcas, 608 e ss. e a
abundante doutrina e jurisprudência, ali citadas.
[3] Cfr. Gomes Canotilho e V. Moreira, CRP, anotação ao art. 8º e
João Mota Campos, Manual de Direito Comunitário, 380 e ss.
[4] Cfr. Pedro romano Martinez, Relações entre o Direito Internacional
e o Direito Interno, Direito e Justiça, Vol. IV, 169.
[5] Como já se referiu supra, por decisão do Tribunal de Justiça das
Comunidades n.º 1/1994, foi reconhecida competência à
Comunidade Europeia para subscrever, enquanto tal, o Acordo
TRIPs.
[6] Marcelo Rebelo de Sousa, Introdução ao Estudo do Direito,
140; Azevedo Soares, Lições de Direito Internacional, 98.
[7] Américo Carvalho, O Objecto da Invenção, 112.
Fonte: Página do ITIJ.
Processo:4416/2004-7
Relator:MARIA DO ROSÁRIO MORGADO
Descritores:PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PATENTE
Nº do Documento:RL
Data do Acordão:14-12-2004
Votação:UNANIMIDADE
Texto Integral:S
Privacidade:1
Meio Processual:APELAÇÃO
Decisão:REVOGADA
Sumário:O acordo TRIPS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de
Propriedade Intelectual Relacionados com o Comércio) é de aplicação
directa pelos tribunais dos estados membros, mesmo em litígios que opõem
particulares entre si.
Mais concretamente, o art. 33º do acordo TRIPS sobre o prazo de duração
das patentes tem natureza "self executing", devendo ser imediatamente
aplicada na ordem interna portuguesa.
Segundo o art. 5º do CPI de 1940, não podem ser objecto de invenção os
produtos da indústria química, nem os preparados farmacêuticos, muito
embora possam ser patenteados os processos da sua obtenção e os aparelhos
ou sistemas do seu fabrico.
A patente de processo confere ao seu titular um direito exclusivo de
fabricar o produto segundo determinado processo, não impedindo terceiros
de fabricar o mesmo produto mediante processo diferente do patenteado.
Por força do disposto no art. 6º do CPI de 1940 (na redacção que lhe foi
dada pelo Dec. Lei nº 40/87, de 27-1) a patente de um processo de fabrico
de um produto novo faz presumir, até prova em contrário, que a fabricação
por terceiro do mesmo produto foi efectuada pelo processo patenteado.
Ao abrigo do art. 484º do CC as pessoas colectivas ilicitamente ofendidas
podem exigir indemnização civil por danos não patrimoniais.
Decisão Texto Integral:Acordam na 7ª Secção do Tribunal da Relação de
Lisboa
1. Merck & CO. INC. e Merck Sharp & Dohme, L.da, intentaram a presente
acção declarativa com processo ordinário contra Merck Genéricos - Produtos
Farmacêuticos, L.da., pedindo que a ré seja condenada:
a)A abster-se de importar, fabricar, preparar, manipular, embalar, colocar
em circulação, vender ou pôr à venda, directa ou indirectamente, quer em
Portugal, quer para exportação, o produto farmacêutico comercializado sob
a marca "ENALAPRIL MERCK", ou sob qualquer outra designação comercial, que
contenha as substâncias activas "ENALAPRIL" ou "MALEATO DE ENALAPRIL", e
que não seja fabricado ou distribuído pelas Autoras, ou sem autorização,
expressa e formal destas;
b) A pagar às autoras uma indemnização pelos prejuízos morais e materiais
que lhes causou e causa, com a sua conduta, ilícita e ilegítima, em
montante a determinar em execução de sentença, mas nunca inferior a Esc.
32.500.000$00.
Fundamentando a sua pretensão alegam, em síntese, que:
A 1ª A. é uma empresa farmacêutica que
inventou e desenvolveu o composto químico "ENALAPRIL" e que procedeu ao
fabrico do "MALEATO de ENALAPRIL", sendo titular da patente de invenção
n.° 70.542, concedida por despacho de 1981.04.08, com prioridade reportada
a 1978.12.11, intitulada "processo para a preparação de derivados de
aminoácidos como hipertensivos", sendo ainda titular da patente de
invenção n.° 76.790, com prioridade reportada a 1982.06.07 e concedida em
1986.04.09, intitulada "processo para a preparação de dipeptídeos
carboxialquílicos", sendo a composição farmacêutica em causa
comercializada desde 1985.01.01, sob a marca "RENITEC".
A 1ª autora concedeu à 2ª autora uma licença de exploração da patente n.°
70.542 para usar, vender ou de qualquer modo dispor do “RENITEC” em
Portugal, tendo-lhe igualmente concedido poderes de defesa de tal patente
A ré lançou no mercado um produto sob a marca "ENALAPRIL MERCK", que não
adquiriu à 1ª autora, nem a qualquer das suas cessionárias, presumindo,
por se tratar de um produto novo, que este é fabricado por um dos
processos patenteados pela 1ª autora.
Acontece que a ré vem comercializando, em Portugal, o dito medicamento
“ENALAPRIL MERCK" a preços substancialmente mais baixos que os do
“RENITEC”, declarando, na promoção feita junto dos médicos, que se trata
do mesmo produto, o que tem causado às autoras graves prejuízos
patrimoniais.
Finalmente alegam que, com a sua conduta, a ré causou às autoras danos
materiais e morais, já que o seu prestígio nacional e internacional das
autoras foi afectado, designadamente, junto da classe médica.
2. Na contestação, a ré defende-se por impugnação e, por excepção, tendo,
designadamente, invocado a excepção de caducidade da patente n.º 70.542.
3. No saneador, (fls.363) foi julgada improcedente a excepção de
caducidade da patente n.º 70.542.
4. Inconformada com essa decisão, dela agrava a R. e, nas suas alegações,
em síntese conclusiva, diz:
0 acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, porque não
foram observados os procedimentos legais exigíveis, designadamente não foi
publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativo
à entrada em vigor no plano internacional do acordo TRIPS.
A patente n.º 70.542 caducou definitivamente em 8 de Abril de 1996.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um
carácter flexível e negociado.
0 TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que
versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos
Estados-Membros.
Como acto normativo insuficiente, deixando aos Estados a escolha dos meios
para o seu cumprimento e tendo como destinatário directo os Estados, os
acordos Internacionais Comunitários aproximam-se da Directiva Comunitária.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso
seja precisa e incondicional.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional "self-executing" e
consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas
disposições, não podem ser reconhecidos às recorridas os direitos de
protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996,
uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrente, de
qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33° do
TRIPS.
5. Nas contra alegações, (FLS 864) as AA entendem que deve manter-se a
decisão recorrida.
6. As autoras, na audiência de julgamento vieram requerer o aditamento de
duas alíneas à factualidade assente, o que foi deferido (cfr. fls. 1835).
7. Na pendência da acção (considerando que a patente n.° 70.542 caducou em
4/12/99), vieram reduzir o pedido ao formulado sob a alínea b), do
petitório (o que foi admitido).
8. Foi proferida sentença que, julgando improcedente a acção, absolveu a
R. do pedido.
9. Inconformadas com a sentença interpõem recurso as AA., as quais nas
suas alegações, dizem:
A) Tendo em consideração os factos provados, a sentença recorrida concluiu
que o medicamento «ENALAPRIL MERCK», comercializado pela Ré, é contrafeito
e que o comportamento desta foi, desde o início da comercialização e até à
caducidade das patentes da 1ª demandante, ilícito porque lesivo dos
direitos das Autoras;
B) Ora, na hipótese de uma substância que o contrafactor
incontroversamente produziu e lançou no mercado, é certo, sem necessidade
de nenhuma prova específica, que a actividade contrafactória do produto
objecto da patente (ou do produto obtido pelo processo original
patenteado) gera, para o titular do privilégio, um dano economicamente
avaliável;
C) As exigências do mercado desse produto foram, em parte, satisfeitas
indevidamente pela Ré/Apelada, que, assim, privou as Autoras/Apelantes dos
correspondentes lucros legítimos, além de que lhes causou um prejuízo
moral, ou imaterial, resultante da ofensa dos direitos destas;
D) Para além disso, ficou efectivamente assente, em matéria de facto, que
a conduta da Ré causou, causa e causará às Autoras prejuízos materiais e
não patrimoniais (respostas aos n." 57.°, 58.°, 59.° e 63.0 da base
instrutória);
E) Tais prejuízos, longe de não merecerem a tutela do Direito, devem ser
quantificados em sede de execução de sentença, como logo se requereu na
petição inicial (arts.226 e 227).
10. Nas contra alegações, a R. sustenta a improcedência do recurso
interposto pelas AA.
11. Igualmente inconformada, a R. interpõe recurso subordinado e, nas suas
conclusões, diz:
O acordo TRIPS para poder vigorar na ordem jurídica portuguesa, tem que
obedecer às condições de vigência: a regular aprovação, a ratificação e a
publicação no jornal oficial, desde que e a partir do momento em que o
acordo em causa vigore no plano internacional – art. 8º n.º 2 da C.R.P.
Nunca foi publicado qualquer Aviso do Ministério dos Negócios
Estrangeiros, relativo à entrada em vigor no plano internacional do acordo
TRIPS, o que equivale a um desconhecimento, a nível interno, da vigência
internacional do Acordo TRIPS.
Assim, o acordo TRIPS não vigora na ordem jurídica interna portuguesa, não
vigorando, portanto, o seu art. 33º. Consequentemente, não existe qualquer
conflito de normas.
Porque as patentes concedidas antes de 1 de Junho de 1995 tinham uma
duração de 15 anos, por força do regime transitório do Decreto-Lei 16/95
de 24 de Janeiro a patente PT 70.542 caducou definitivamente em 8 de
Abril de 1996.
A determinação do alcance dos efeitos de um acordo internacional, só é
possível, quando nele conste disposição que, inequivocamente, o
estabeleça, ou por meio de recurso à interpretação, de forma a determinar
o seu sentido e alcance.
A questão do grau de eficácia é questão de interpretação da própria fonte
de Direito internacional que são os tratados, não podendo ser decidida à
custa de critérios de direito interno, ainda que constitucionais.
Em nenhuma parte do TRIPS – ou mesmo dos acordos da OMC (Organização
Mundial do Comércio), de que faz parte – existe qualquer disposição que
exprima o acordo das partes acerca do efeito directo dos acordos.
O cumprimento das obrigações impostas aos contratantes pelo TRIPS tem um
carácter flexível e negociado: é conferida, aos Membros, a possibilidade
de ser dispensados do cumprimento das obrigações emergentes do TRIPS, em
circunstâncias excepcionais; está instituído um regime de medidas de
salvaguarda, aplicável aos acordos celebrados no âmbito da OMC; um sistema
de resolução de diferendos da OMC, permite, entre diversas soluções que,
um Membro “compre” as suas próprias infracções.
A flexibilidade do (in)cumprimento de um acordo internacional, como o
TRIPS, impede que um cidadão possa fundar direitos em disposição poderá
não ser cumprida por um ou muitos Membros do acordo.
O TRIPS é, à luz do Direito Comunitário, um acordo misto, uma vez que
versa sobre matéria da competência partilhada da Comunidade Europeia e dos
Estados-Membros, aquela e estes foram partes, de direito próprio no acordo
TRIPS, constituindo, por isso, acto de Direito Comunitário, sujeito à
interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades.
Como acto normativo (em princípio) insuficiente, deixando aos Estados a
escolha dos meios para o seu cumprimento e tendo como destinatários
directos Estados, os acordos Internacionais aproximam-se da Directiva
Comunitária.
Quando têm por objectivo a aproximação de legislações de forma a
harmonizar a regulamentação os acordos internacionais alcançam, por vezes,
uma densidade tal, que permite aos particulares fundar, com segurança,
direitos invocáveis nas respectivas ordens jurídicas internas.
Para que um cidadão possa fundar direitos numa disposição de um contrato é
requisito - como nas directivas - a precisão e a incondicionalidade.
As disposições dos acordos internacionais, com tais características,
manifestarão a sua aplicabilidade directa apenas verticalmente.
O art. 33º do TRIPS é suficientemente preciso. Mas não é incondicional.
Uma norma apenas pode ser directamente aplicável, self-executing, caso
seja precisa e incondicional.
Os efeitos directos de dele pudessem advir, deveriam, apenas,
manifestar-se verticalmente: o cidadão comum apenas poderia recorrer aos
tribunais comuns, de actividade de entidade estadual que tenha posto em
causa a duração de 20 anos de patente concedida antes da entrada em vigor
do novo Código, dentro daquele período.
Também por o TRIPS não ser acordo internacional “self-executing” e
consequentemente não poder o cidadão comum fundar em qualquer das suas
disposições, não pode às recorridas ser reconhecidos os direitos de
protecção conferidos pela patente PT 70.542, para além do dia 08.04.1996,
uma vez que lhes está vedada a invocação em juízo contra a recorrida, de
qualquer direito, que considerem ser-lhes reconhecido pelo art. 33º do
TRIPS.
O Dec-Lei regulou a duração das patentes sem qualquer preocupação de
aplicação retroactiva.
O direito invocado pelas Autoras, relativo à patente 70.542 é inexistente
por esta ter caducado e caído no domínio público.
Assenta a Douta Sentença em entendimento erróneo, e legalmente não
fundado, quanto à definição do âmbito de protecção das patentes de
processo justamente na situação em que, relativamente a um e mesmo produto
final, exista mais do que um registo válido de patente a favor de dois
igualmente diferentes titulares.
Que se traduziria, em termos práticos, em substantiva neutralização do
efeito de protecção das patentes constituídas em momento posterior, e que
o legislador entendeu alcançar.
O estabelecimento de presunções, visando alcançar fins de protecção do
sujeito a favor do qual as mesmas vão legalmente consagradas, funda-se, ne
varietur, na captação, pelo legislador, de determinadas regras de
experiência.
A excepção, em que a lei por essa via consente, ao mais fundamental
princípio do direito probatório há-de fundar-se numa razão e, mais do que
isso, numa razão reconhecível pela experiência comum.
Situação que ocorre com as presunções legalmente instituídas a favor do
titular de uma qualquer patente de invenção e, em particular, com as
patentes de processo.
A primeira presunção que o sistema jurídico institui a benefício do
titular da patente é a de que os produtos pelo mesmo produzidos, são
produzidos de acordo com o processo a benefício do mesmo patenteado.
O titular de uma patente não precisa de provar que produz os produtos
susceptíveis de ser obtidos pelo desenvolvimento do processo pelo mesmo
patenteado.
A prova do facto contrário incumbiria, por exemplo, a quaisquer
interessados na invocação da caducidade das mesmas.
As Autoras não podem continuar a invocar, a seu benefício, em termos
irrestritos, a “segunda” presunção que a lei extrai do facto da
titularidade da patente, qual seja a de que qualquer produto idêntico
àquele que pode ser obtido pelo processo patenteado pelas Autoras o tenha
sido efectivamente.
Do surgimento de uma segunda patente de processo, o âmbito de protecção
conferido à primeira titular da primeira patente, pelo facto dessa
titularidade, é comprimido no respectivo licere por modo a que a protecção
conferida ao titular da segunda patente possa ainda que originariamente
comprimida, adquirir eficácia.
Impõe-se, assim, que se opere uma justa composição dos efeitos de todas as
presunções em presença, que não resulte na anulação dos efeitos de nenhuma
delas ou que, pelo menos, salvaguarde a operatividade dos núcleos
essenciais de protecção.
Para que o titular de uma patente possa fazer valer a seu favor a
presunção de acto praticado em usurpação do seu direito contra o titular
de uma patente homóloga, tem aquele de fazer prova directa de que o
produto em questão não tenha sido produzido de acordo com o método
patenteado pelo titular daquela outra patente.
Sentido esse que a Douta Sentença recorrida não logra alcançar, ao
pretender que a ora Ré, para poder prevalecer-se da protecção que lhe é
conferida pela patente da GEDEON RICHTER, houvesse de fazer prova directa
de que os produtos que comercializa tenham efectivamente sido produzidos
de acordo com o processo que esta última patente titula.
Concluindo-se, assim, que é errada a interpretação que faz da norma do
art.º 93º citado.
Às Autoras incumbia a prova de que esses mesmos produtos haviam sido
produzidos por método diferente do patenteado pela própria Ré.
Ou seja, a elisão da presunção de uso da patente a favor da Ré, a cargo
das Autoras, é condição prévia e necessária da operatividade da presunção
do pelo art.º 93º a favor destas.
Condição que, in casu, se não mostra satisfeita, porquanto as Autoras não
lograram fazer a referida prova.
Assim sendo, ao Tribunal a quo não restaria outra decisão que considerar
improcedente o primeiro pedido das Autoras.
E a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido.
Prova essa que as Autoras não lograram fazer, pelo que ao tribunal a quo
não deveria ter restado melhor do que considerar improcedente o primeiro
pedido deduzido pelas Autoras.
E com a consequente preclusão da apreciação do segundo pedido, atenta a
óbvia ausência do pressuposto fundamental da responsabilidade delitual que
a ilicitude é.
12. Contra alegaram as AA., as quais, nas suas alegações pugnam pela
improcedência do recurso da R.
13. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
14. São os seguintes os factos provados:
1. Em Portugal, a 1ª Autora é titular da patente de invenção n.° 70.542,
pedida em 1979.Dezembro.04, com prioridade reportada a 1978.Dezembro.11,
concedida por despacho de 1981.Abril.08 e intitulada "Processo para a
preparação de derivados de aminoácidos como antihipertensivos" (al. A);
2. Esta patente corresponde à patente norte-americana n.° 4.472.380
(patente de processo e de composição), à patente norte-americana n.°
4.374.829 (patente de produto) e à patente europeia n.° 0012401 (patente
de produto e de processo) (al. B);
3. A patente europeia n.° 0012401 foi pedida pela 1ª Autora, em 25.06.01 e
concedida em 07.03.84 (al. C);
4. A invenção diz respeito a processos para a preparação de uma família de
compostos, e seus sais farmacêuticos, que podem ser representados pela
fórmula seguinte (al. D):
(...)
5. A esta família de compostos pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato
("Maleato de Enalapril") (al. E);
6. Na patente n.° 70.542 são basicamente apresentados dois processos (ou
métodos) gerais diferentes (Métodos 1 e II) para a obtenção do princípio
activo, cada um deles dividido em duas vias diferentes (Via 1 e Via 2), as
quais, por sua vez, estão ainda subdivididas em duas subvias (Subvia
directa e Subvia por passos) (al. F);
7. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia directa,
para a preparação da referida família de compostos, que consiste em
fazer-se reagir uma cetona adequada com um dipeptídeo adequado, na
presença de um agente redutor (al. G);
8. A 2ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 1, Subvia por passos,
para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em fazer-se reagir a
mesma cetona, como na 1ª reivindicação, com um aminoácido, na presença de
um agente redutor, seguido da reacção do intelinediário obtido com um
aminoácido adequadamente protegido (al. H);
9. A 3ª reivindicação diz respeito ao Método 1, Via 2, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir, na presença de um agente redutor, uma amina adequada com
o derivado de ceto de um dipeptídeo adequado, em que o grupo amino livre é
substituído pelo grupo ceto (Subvia directa), ou, em alternativa, em
fazer-se reagir a mesma amina com o cetoácido adequado, na presença de um
agente redutor, seguido da reacção do intermediário obtido com um
aminoácido adequadamente protegido (Subvia por passos) (al. 1);
10. A 4ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 1, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir um composto halo ou sulfoniloxi adequado com um dipeptídeo
adequado (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir o mesmo
composto halo ou sulfoniloxi com um aminoácido, e, subsequentemente, em
fazer-se reagir o intermediário com um aminoácido adequadamente protegido
(Subvia por passos) (al. J);
11. A 5ª reivindicação diz respeito ao Método II, Via 2, Subvias directa e
por passos, para a preparação dos mesmos compostos, consistindo em
fazer-se reagir uma amina adequada com o derivado de um dipeptídeo
adequado, em que o grupo amino livre é substituído por um grupo halo ou
sulfoniloxi (Subvia directa), ou, em alternativa, em fazer-se reagir a
mesma amina com o derivado de um aminoácido adequado, em que o grupo amino
é substituído por um grupo halo ou sulfoniloxi, e, subsequentemente, em
fazer-se reagir o intermediário obtido com um aminoácido adequadamente
protegido, (Subvia por passos) (al. L);
12. Todos estes processos, ou métodos, incluídos nas reivindicações 1ª a
5ª da patente portuguesa n.° 70.542, podem ser seguidos, se for caso
disso, da remoção dos grupos protectores e são geralmente seguidos da
preparação de um sal do composto obtido, e, em particular, do isolamento
do isómero biologicamente mais activo e estável, através da preparação e
cristalização do "Maleato de Enalapril" (al. M);
13. A 6ª reivindicação respeita à aplicação do processo da 1ª
reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa) para a obtenção do
"ENALAPRIL e seus sais, como resultado da sua dependência dessa 1ª
reivindicação, que cobre a preparação de sais farmaceuticamente aceitáveis
(al. N);
14. As reivindicações 7ª, 8ª e 9ª são, igualmente, dependentes da 1ª,
dizendo respeito, especificamente, à aplicação do método desta 1a
reivindicação (Método 1, Via 1, Subvia directa), mas para a obtenção de
compostos diferentes do "Maleato de Enalapril" (al. O);
15. A 10ª reivindicação, dependente da 1.a, consigna que, de acordo com
esta, são sintetizados alguns compostos, devidamente nomeados, entre os
quais o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. P);
16. Para além desta patente-base, a 1ª Autora é ainda titular, em
Portugal, da patente de invenção n.° 76.790, pedida em 1.06.83 com
prioridade reportada a 7.6.82, concedida em 9.04.86, intitulada "Processo
para a preparação de dipeptídeos carboxialquílicos" (al. Q);
17.A invenção diz respeito a um processo para a preparação de dipeptídeos
carboxialquílicos, do mesmo género dos divulgados na patente europeia n.°
0012401 (correspondente à patente portuguesa n.° 76.790), mas que são
representados por uma fórmula alternativa (al. R):
(...)
18. Esta fórmula inclui o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. S);
19. Na patente n.° 76.790 são apresentados dois processos (ou métodos)
semelhantes (Métodos 1 e II), para a obtenção do princípio activo e seus
sais (al. T);
20. A 1ª reivindicação diz respeito ao Método I, para a preparação da
referida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um ácido
acilacrílico adequado, com o dipeptídeo adequado, seguido de hidrogenação,
esterificação e separação da mistura diastereomérica (al. U);
21. A 2ª reivindicação, que é dependente da 1a, diz respeito à aplicação
do Método 1 para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à
qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. V);
22. A 3ª reivindicação, dependente da 1ª, diz respeito à aplicação do
Método 1 para a obtenção de uma família ainda mais restrita de compostos,
à qual igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al.
X);
23. A 4ª reivindicação, dependente da 1ª , diz respeito à aplicação do
Método 1 para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. Z);
24. As 5ª e 6ª reivindicações, dependentes da 1ª , dizem respeito às
características específicas da aplicação do Método 1, para a preparação da
respectiva família de compostos (al. AA);
25. A 7.a reivindicação diz respeito ao Método II, para a preparação da
aludida família de compostos, que consiste em fazer-se reagir um derivado
acilacrílico adequado, com o hidrocloreto de éster benzílico do dipeptídeo
adequado, seguido de hidrogenação catalítica para obter o éster do
dipeptídeo de fórmula (1) e de tratamento deste com acetonitrilo e ácido
maleico, de modo a obter-se o S,S,S estereoisómero do sal maleato do
composto de fórmula (1) desejado (al. BB) ;
26. A 8ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II para a obtenção de uma família mais restrita de compostos, à
qual também pertencem o "Enalapril" e o seu sal maleato (al. CC);
27. A 9ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II a uma família ainda mais restrita de compostos, à qual
igualmente pertencem o "Enalapril" e o "Maleato de Enalapril" (al. DD);
28. A 10ª reivindicação, dependente da 7ª, diz respeito à aplicação do
Método II para a obtenção do "Enalapril" e dos seus sais (al. EE);
29. Em 2/10/89 a 1ª Autora apresentou um pedido de adição a esta patente
n.° 76.790, o qual lhe foi concedido por despacho de 15/03/96 (al. FF);
30. A composição farmacêutica em causa tem sido comercializada em
Portugal, pelas Autoras, desde 1/01/85, sob a marca "Renitec", pedida em
10/12/82 e concedida em 9/04/90 (al. GG);
31. A empresa Companhia Portuguesa de Higiene, S.A. solicitou e obteve,
das instâncias oficiais para tanto competentes, autorização para lançar no
mercado nacional o citado composto "Enalapril", ou "Maleato de Enalapril"
(al. HH);
32. E pôs o mesmo à venda sob a marca "IRCON" (al. II);
33. Os correspondentes direitos foram transferidos pela sua titular a
favor da ora Ré (al. JJ);
34. Que, em data relativamente recente, pôs o referido produto à venda,
sob a marca «Enalapril Merck» (al. LL);
35. A Ré não pediu, nem obteve, consentimento ou licença da 1ª Autora, nem
de qualquer cessionária dos respectivos direitos, para preparar e
comercializar, em Portugal, o "Enalapril" (ou o "Maleato de Enalapril"),
maxime sob aquele nome comercial (al. MM);
36. Nem adquiriu, a qualquer delas, a respectiva substância (al. NN);
37.0 produto activo MALEATO de ENALAPRIL é adquirido pela Ré no mercado
interno à sociedade portuguesa VETIQUIMA PRODUTOS QUIMICOS, LDA. (al. 00);
38. A VETIQUIMA importa este produto da Hungria, onde é produzido pela
Sociedade GEDEON RICHTER, S.A. (al. PP);
39. Esta sociedade tem registadas na Hungria patentes de processos de
fabrico de ENALAPRIL ou MALEATO DE ENALAPRIL, sob o n.° HU 205.340 e HU
208.026 (al. QQ); 40. E é titular da patente portuguesa n.° 82.372 (al.
RR);
41. O processo patenteado pela 1ª Autora que levou à obtenção do ENALAPRIL
há mais de 22 anos é um processo de síntese (al. SS);
42. A Ré vem comercializando, em Portugal, o medicamento "ENALAPRIL
MERCK", em cuja composição entra o princípio activo denominado
"ENALAPRIL", ou "MALEATO DE ENALAPRIL" (al. TT);
43. Apresentando-o sob as formas: 10 comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x
5 mg; 30 comprimidos x 20 mg; (al. UU)
44. A preços mais baratos do que os do "RENITEC", pertencente às Autoras
(al. VV);
45. A 1ª Autora, americana de origem, é uma empresa multinacional, no
sentido de que constitui «um verdadeiro grupo de sociedades, acrescido do
elemento adicional da transnacionalidade do seu organigrama operativo e da
diferente nacionalidade dos respectivos membros» (al. XX).
46. A 2ª Autora, de nacionalidade portuguesa, tem por objecto a
importação, preparação e venda de produtos químicos, farmacêuticos e
veterinários (al. ZZ).
47. Estando integrada no grupo de sociedades da 1ª Autora (al. AAA).
48. Que nela detém, por si ou através de sociedades dela de pendentes, um
poder de domínio (al. BBB).
49. Nessa qualidade, e também por efeito de relações contratuais
estabelecidas com a 1a Autora, a 2ª Autora é distribuidora exclusiva, em
Portugal, de todos os produtos farmacêuticos daquela (al. CCC).
50. E responsável pela formulação e embalagem desses produtos e por todo o
marketing, promoção e venda dos mesmos, neste país (a1. DDD).
51. Estas actividades são suportadas pela 1ª Autora, à qual incumbe a
aprovação de todo o material técnico e do restante material escrito
concebido pela 2ª Autora, no intuito de promover um produto particular
(al. EEE).
52. As demandantes celebraram entre si, em 15.05.70, um "Contrato de
Licença de Patentes, Transferência de Marcas e Assistência Técnica" (al.
FFF).
53. Nos termos do qual a 1ª Autora concedeu à 2ª Autora «uma licença para
fazer, usar e vender os produtos licenciados sob todas as Patentes e
pedidos de Patentes portuguesas relativas aos produtos, dos quais a MERCK
agora seja proprietária ou possa vir a ter o direito de conceder licenças
ou sublicenças» (al. GGG).
54. E lhe transferiu «todos os direitos, títulos e interesses a todas as
marcas da MERCK, agora ou posteriormente em uso, em conexão com os
produtos licenciados» (al. HHH).
55. Entre esses produtos conta-se o "RENITEC" (al. III).
56. Para formalizar e clarificar a situação relativamente a este produto
farmacêutico as demandantes celebraram, em 23.11.94, com efeitos
reportados a 04.06.84, um contrato de licença de exploração (al. JJJ).
57. De acordo com o qual a lª Autora concedeu à 2ª Autora uma licença de
exploração da patente portuguesa n.° 70.542, para usar, vender ou de
qualquer outro modo dispor, v.g., do "RENITEC", em Portugal (incluindo a
Madeira e os Açores) (al. LU).
58. Tendo-lhe, igualmente, concedido poderes de defesa de tal patente,
para, nomeadamente, mover, juntamente com ela, 1ª Autora, todas as acções
necessárias à prevenção e repressão de quaisquer infracções à patente (al.
MMM).
59. A 2ª Autora tem fabricado, em Portugal, o "RENITEC", em cuja
composição entra o princípio activo "MALEATO DE ENALAPRIL", que lhe é
fornecido pela 1ª AUTORA ou por sociedades desta dependentes (al. NNN).
60. Esse fármaco é vendido, neste país, nas seguintes formas: 60
comprimidos x 5 mg; 60 comprimidos x 5 mg; 30 comprimidos x 20 mg e 60
comprimidos x 20 mg (al. 000).
61. Por escritura pública de 03.04.96, a 2ª Requerente trespassou o seu
estabelecimento industrial, com todos os elementos que o compunham, sito
em Queluz, à sociedade comercial «C.F.P.- COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.»
(al. PPP).
62. E, por escrito particular da mesma data, celebrou com esta empresa um
«contrato de fabrico», nos termos do qual se comprometeu a fornecer-lhe as
substâncias e materiais (incluindo as matérias-primas, os excipientes e os
componentes) necessários ao fabrico de um conjunto de produtos,
nomeadamente o «RENITEC» (al. QQQ).
63. Por essa actividade de fabrico, e pela armazenagem e serviços de
expedição prestados pela «C.F.P. - COMPANHIA FARMACÊUTICA, S.A.», a ora 2ª
Autora comprometeu-se a pagar a esta uma «comissão de fabrico», de
montante fixo e determinado, não dependente de variações de vendas, nem
susceptível de revisão por força da inflação ou de flutuações cambiais,
mas que foi calculado em função do volume de negócios apurado e previsto à
época da feitura do convénio (al. RRR).
64. A 1ª autora tem explorado, em Portugal, os processos protegidos pelas
mencionadas patentes n.° s 70.542 e 76.790, fazendo-o de modo efectivo e
em harmonia com as necessidades da economia nacional (al. SSS).
65. Maxime por intermédio da 2ª autora (al. TTT).
66. As autoras, no período de 12 meses, de Outubro de 1997 a Outubro de
1998, venderam 2.518 mil contos de RENITEC, correspondente a 33.400
unidades nas suas diversas apresentações, enquanto a Ré no mesmo período
vendeu 16 mil contos, correspondentes a 2.240 unidades (al. UUU).
67. O Enalapril é um fármaco que foi inventado e desenvolvido pela 1ª
autora (al. VVV).
68. O Enalapril é um composto extraordinariamente importante e cuja
eficácia está largamente comprovada (al. XXX).
69. A patente HU 205.340 permite produzir um derivado de alanina que é
utilizado na segunda (patente HU 208.026) para produzir ENALAPRIL
(resposta ao art.10°).
70. São, por isso, complementares (resposta ao art. 11).
71. Na patente HU 205.340 são materiais de partida o benzoíl-acrilato de
etilo e o ester benzílico de alanina numa reacção que é estereo-selectiva,
porque nas condições estabelecidas, induz a estereoquimica "s" no carbono
assimétrico adicional que se forma no produto - derivado de alanina de
fórmula (resposta ao art. 12°).
72. O composto anterior é subsequentemente sujeito a um processo de
redução catalítica que, permite a sua conversão em novo derivado da
alanina (resposta ao art. 13°)
73. Subsequentemente, este último derivado da alanina é usado na patente
HU 208.026 como material de partida para ser condensado, em condições
adequadamente estabelecidas, com o ester benzílico da prolina (resposta ao
art. 15°).
74. E assim produzir directamente o ester benzílico de ENALAPRIL (resposta
ao art. 16º).
75. Ester benzílico esse que é por sua vez convertido em ENALAPRIL
(resposta ao art. 17º).
76. O qual é depois convertido no seu SAL MALEATO (resposta ao art. 18°)
77. O processo GEDEON RICHTER usa como matéria prima de partida o benzoil
acrilato de etilo e o processo da MERCK (PT 70.542) utiliza como matéria
prima de partida o 2-0x0-4 fenibutirato de etilo, adicionado por
condensação a alanil prolina (resposta ao art. 20°)
78. No processo GEDEON RICHTER esse bezoil acrilato de etilo é adicionado
a um grupo amina, através de uma reacção de Michael, para a qual foram
especificamente estabelecidas condições de estereo-selectividade (resposta
ao art. 21°)
79. Na patente MERCK PT 70.542 - processo I, vias 1 e II, utilizam-se
reacções de alquilação (resposta ao art. 23°)
80. No processo GEDEON RICHTER é utilizada uma reacção de Michael
(resposta ao art. 24°)
81. A patente 76.790 usa como material de partida o benzoil acrilato de
etilo (podendo em alternativa usar o seu ácido livre) (resposta ao art.
27°)
82. Na patente 76.790 o benzoil acrilato de etilo reage directamente com o
ester benzílico de alanil prolina (resposta ao art. 28°)
83. Os materiais de partida seleccionados e as condições desenvolvidas e
descritas nas reivindicações da patente 76.790 em causa só permitem obter
como produto a mistura dos dois isómeros R,S,S e S,S,S em quantidades
praticamente iguais (resposta ao art. 29°)
84. Só após remoção do grupo benzilo esta mistura de isómeros é convertida
na mistura dos correspondentes ácidos (resposta ao art. 30°)
85. E só recorrendo ao método da cristalização fraccionada do SAL MALEATO
(processo que aliás já tinha sido estabelecido e já fora descrito pela
MERCK na anterior patente 70.542) se isola da mistura mencionada o
ENALAPRIL (resposta ao art. 31°).
86. O processo patenteado pela Gedeon Richter:
- Usa reagentes diferentes para conseguir, na patente HU 205.540 a
preparação estercoselectiva de um derivado da alanina, composto não
existente nem reivindicado pela MERCK;
- Parte, na patente HU 208.026, desse composto como matéria prima de
partida, para a produção de ENALAPRIL;
- Selecciona diferentes materiais de partida;
- Usa diferentes sequências de passos na construção da molécula ((resposta
ao art. 35°);
87. Os processos descritos nas patentes MERCK 70.542 e 76.790 (e adição)
são essencialmente dois processos cuja concretização conduz, em ambos os
casos, a misturas de dois estereoisómeros (resposta ao art. 39°).
88. As patentes GEDEON RICHTER HU 205.340 e HU 208.026 efectuam logo no 1°
passo uma separação de estereoisómetros de forma a efectuar a síntese
selectiva do estereoisómetro S,S,S de MALEATO DE ENALAPRIL (resposta ao
art. 40°).
89. A presença de certas impurezas, vulgarmente designadas por marcadores
de síntese, só podem ser aceites como tal, em determinado processo,
enquanto não existir outro processo alternativo que permita a sua formação
(resposta ao art. 49°).
90. Um marcador de síntese funciona como a "impressão digital" de uma
síntese orgânica (resposta ao art. 50°).
91. As substâncias que as Autoras qualificam como marcadores de síntese
são formadas praticamente em qualquer outro processo de fabrico de
ENALAPRIL, podendo mesmo ser produzidas depois do ingrediente activo ter
sido convertido no produto acabado (resposta ao art. 51º).
92. Os níveis de contaminação de "Etil 2-APBA" e "Dímero Lactona"
detectados nas amostras de "Enalapril Merck" e de "Vasotec/Renitec" são
diferentes (resposta ao art. 52°)
93. Foram recolhidas amostras de ENALAPRIL de várias proveniências, tanto
no seu estado acabado, como na forma de matéria prima (resposta ao art.
53°).
94. O "Etil 2-APBA" e o "Dímero Lactona" estão presentes em todas as
amostras (resposta ao art. 54°).
95. Os preços do ENALAPRIL MERCK nas suas diversas embalagens foram
contratados administrativamente com o INFARMED, não tendo sido
estabelecido unilateralmente pela Ré, dado o manifesto interesse público
existente na fixação dos preços de "genéricos" (resposta ao art. 56°).
96. A importação da aludida substância activa (já que esta não é produzida
em Portugal), o fabrico, a preparação e a introdução no mercado nacional
do medicamento "ENALAPRIL MERCK", bem como as operações comerciais que a
Ré tem vindo a realizar, causaram, causam e continuarão a causar às
Autoras prejuízos (resposta ao art. 57°).
97. Os prejuízos materiais provêm da privação dos lucros das Autoras em
consequência de as necessidades do mercado estarem, em parte, a ser
satisfeitas pela Ré (resposta ao art. 58°).
98. Desde o lançamento do fármaco até Abril de 1999, inclusive, a Ré
efectuou vendas de mais de 16.000 embalagens (resposta ao art. 59°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré
põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras
segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal,
das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do
"MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
99. O aparecimento no mercado e a manutenção no mesmo do medicamento da ré
põem em causa a veracidade e honestidade das afirmações das autoras
segundo as quais são elas as únicas detentora e licenciada, em Portugal,
das patentes de processos válidos para a preparação do "ENALAPRIL" e do
"MALEATO DE ENALAPRIL" (resposta ao art. 63°).
15. O DIREITO
15.1. O Agravo
15.1.1. A questão da caducidade da patente n.º 70 542
Alega a ré que a patente n.º 70 542 caducou em 8/4/96, por já ter
decorrido, desde a sua concessão, o prazo de 15 anos a que alude o art.
7º, do CPI/40, diploma a que está sujeita a correspondente disciplina
legal.
Contrapõem as autoras que, quer por força do Acordo Trips, quer pelas
disposições do D.L. n.º D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto, o prazo de
duração daquela patente é de 20 anos, pelo que a mesma apenas caducou já
após a propositura da presente acção.
Apesar da redução do pedido, admitida por despacho de fls. 1835 dos autos,
continua a ter interesse apurar quando é que a patente em causa caiu no
domínio público, por caducidade, por tal relevar no que concerne à
apreciação do pedido de indemnização.
Vejamos.
A patente n.° 70.542, pedida em 4/12/79, com prioridade reportada a
11/12/78, foi concedida em 8/4/1981.
O art. 7º, do CPI/40 estabelecia, para a duração das patentes, o prazo de
15 anos, contados desde a sua concessão.
Entretanto o CPI/95, em vigor desde 1/6/95, estabeleceu, no seu art. 94º,
o prazo de 20 anos, para a duração das patentes, contados desde o pedido.
Além disso, o art. 3º, do D.L. n.º 16/95, de 24 de Janeiro (que aprovou o
CPI/95) estabelecia que as patentes, cujos pedidos tivessem sido
apresentados antes da sua entrada em vigor, conservavam a duração de 15
anos.
Tendo em vista ultrapassar o conflito de normas, em matéria de protecção
de patentes, foi então aprovado o D.L. n.º 141/96, de 23 de Agosto que, no
seu art. 3º revogou o art. 3º, do D.L. n.º 16/95 e, no art. 1º, n.º 1,
estabeleceu que, às patentes pedidas antes da entrada em vigor do D.L. n.º
16/95, de 24 de Janeiro, se aplicava o art. 94º, do CPI/95.
Porém, no caso que apreciamos, se – como pretende a ré - a patente n.º 70.
542 já tivesse caducado, em 8/4/96, pelo decurso do prazo de 15 anos
previsto no CPI/40, a entrada em vigor do D.L. 141/96, não podia ter o
efeito de a «ressuscitar».
15.1.1.1. Importa, por isso, apreciar a questão, à luz do Acordo TRIPs.
Depois de um longo período de gestação, foi assinado, em Marraquexe, em
15/4/94, o Acordo que cria a Organização Mundial do Comércio, em vigor
desde 1/1/95, e de que faz parte, - como Anexo I.C – o Acordo TRIPS
(Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
Relacionados com o Comércio), aprovado no Acto Final do denominado Uruguai
Round.
A Comunidade Europeia, na sua qualidade de parte contratante, aprovou
aqueles textos, por Decisão do Conselho 94/800/CE, de 22 de Dezembro.
Esta Convenção foi aprovada pela Resolução da Assembleia da república n.º
75-B/94, ratificada em 22/12/94, por Decreto do Presidente da República,
n.º 82-B/94, publicado em 27/12/94, no DR, I-A, n.º 298/94.
Por força do art. 65º, n.º 1, do TRIPs, os Estados contratantes ficaram
obrigados a aplicar as suas disposições a partir de 1/1/96.
O Acordo TRIPs estabelece, no seu art. 33º[1], que as patentes conservam a
duração mínima de 20 anos.
A questão que se coloca é justamente a de saber se o Acordo TRIPs se
configura como uma convenção self-excuting, exequível por si mesmo ou,
pelo contrário, como uma convenção non self-executing, em que, pela
indeterminação das suas normas, e apesar da sua vigência na ordem interna,
necessita, para a sua plena efectividade, de uma «interpositio
legislatoris».
O tema tem sido debatido e não congrega a unanimidade da doutrina.[2]
A nosso ver, para decidir a questão que se nos coloca, importa
essencialmente ter presente que:
Se a convenção, no seu todo, é exequível por si mesma, dada a clareza e
determinação das suas normas, devem estas ser imediatamente aplicáveis
pelo juiz nacional; se, pelo contrário, uma ou alguma delas se revelam
«non self executing», no sentido de exigirem complementação por normas
legislativas viabilizadoras da sua finalidade específica, a aplicação só
terá lugar após a respectiva regulamentação – cfr. Albino Azevedo Soares,
Lições de Direito Internacional Público, 87.
Pode, além disso, acontecer que, no conjunto das normas da Convenção,
algumas sejam exequíveis e outras não, sendo certo que, as que o forem,
são de aplicabilidade imediata.
Como se decidiu no Acórdão da Relação de Lisboa, de 22/10/98, CJ, 1998,
III, 121 e ss., que versa sobre uma situação em tudo idêntica ao que
apreciamos:
“No caso vertente, depara-se-nos uma norma completamente densificada,
clara e determinada: com efeito, o art. 33º, do TRIPs limita-se a
estabelecer o prazo de duração da protecção da patente.
Este dispositivo não reclama do legislador nacional qualquer intervenção,
pois que revelando-se perfeitamente perceptível no seu conteúdo, tem
assegurado a sua própria exequibilidade, graças à clareza e determinação
com que se mostra formulado.
Por outro lado, deverá realçar-se que tal norma, queda-se pela fixação de
um prazo de duração mínima, o que vem a significar que sobre o facto de o
direito interno não poder fixar um prazo de inferior duração relativamente
ao que já consta do preceito, acresce que se algum Estado Membro entender
consagrar prazo superior àquele, tal em nada colidiria com o direito
mínimo já garantido aos particulares, através desse dispositivo: este já
reúne em si todos os requisitos indispensáveis à sua imediata
exequibilidade.
Equivale tudo por dizer que qualquer iniciativa que sobre esse artigo
viesse o Estado Membro a assumir apenas poderia redundar ora em benefício
acrescido para o particular destinatário da norma, ora em puro "acto
inútil", já que, verdadeiramente, nada há, no preceito, a reclamar
complementação.
Concluímos, pois, que a disposição do art. 33º, do Acordo tem natureza
"self executing", pelo que deve ser imediatamente aplicada na ordem
interna portuguesa.
Além disso, o início de vigência do art. 3º do Dec-Lei n.º 16/95 é
anterior ao daquela norma do "TRIPS", o qual se reporta a 1 de Janeiro de
1996.
A doutrina maioritária aponta no sentido de que o direito internacional
convencional posterior deve prevalecer sobre o direito ordinário interno
anterior infraconstitucional, quanto mais não seja “por aplicação directa
do principio de que a lei posterior derroga a anterior” - cfr. de Gomes
Canotilho e Vital Moreira, CRP, anotada, pag. 86", Jorge Miranda, Manual
de Direito constitucional, pag. 197, e Albino Azevedo Soares, Lições,
pags. 97 e ss.”.
Acrescentaremos nós, ainda, que a Comissão colocou ao Tribunal de Justiça
das Comunidades, a questão de saber se tinha competência exclusiva para
subscrever o Acordo sobre a OMC e seus anexos, tendo o Tribunal decidido
no sentido de que a Comunidade e os Estados membros partilham
competências para concluir o TRIPs (Parecer 1/94, de 15/11, COL, 1994,
I-5389).
Daqui decorre que há matérias relativamente às quais a Comunidade detém
«competência exclusiva»; outras, em que existe uma «competência paralela»,
outras ainda em que há uma «competência exclusiva» dos Estados.
Ora, seria absurdo e até contraditório que os Estados tivessem competência
exclusiva para aplicar as normas do TRIPs e não pudessem os seus Tribunais
aplicar directamente as suas próprias normas.
Note-se – finalmente – em abono da tese que defendemos, que, como decorre
do próprio Preâmbulo do Acordo, o TRIPs propõe-se o objectivo de criar e
regular directamente direitos subjectivos privados.
Nem se invoque, para defender a tese de que o TRIPs não é de aplicação
imediata pelos Tribunais Nacionais, em litígios que opõem entre si,
cidadãos nacionais, a jurisprudência comunitária, designadamente o Acórdão
de 12/12/72, International Fruit Company, já que essa jurisprudência foi
tirada no âmbito do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT)
e agora do que se trata é de interpretar o TRIPs...
Aliás, a este respeito, importa desde já trazer à colação uma recente
decisão do Tribunal de Justiça da Comunidade, precisamente o Acórdão de
16/11/04, ainda não publicado, mas que se pode consultar no site
«europa.eu», do qual resulta, a nosso ver, a afirmação de que o Trips é de
aplicação directa pelos Tribunais dos Estados membros, mesmo em litígios
que opõem particulares entre si.
Finalmente, dir-se-á, que o nosso mais Alto Tribunal já se pronunciou
neste sentido que vimos defendendo (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal de
Justiça de 20/4/99, Agravo n.º 80/99, proferido no âmbito de uma
providência cautelar, proposta pelas ora autoras contra Pentafarma, e cuja
cópia se encontra junta a fls. 296 dos autos).
15.1.1.2. Acresce que, por outra via, chegaríamos ainda à mesma conclusão.
Na verdade:
A nossa Constituição, no seu art. 8º, n.º 2, estabelece uma cláusula geral
de recepção automática do direito internacional convencional,
internacionalmente vinculativas do Estado português.
Isto é:
As normas internacionais de origem convencional, uma vez incorporadas no
ordenamento jurídico nacional, vigoram na ordem jurídica interna, enquanto
vincularem internacionalmente o Estado português, o que tem sido apontado
pela doutrina como uma clara afirmação do princípio da primazia do direito
internacional. [3]
Também o art. 8º, n.º 3, da CRP estabelece uma cláusula geral de recepção
plena e permanente do direito comunitário.
Deve, pois, concluir-se no sentido de que as normas de DIP, em geral, e de
direito comunitário, em particular, valem como fonte de direito directa e
autónoma da ordem jurídica interna e que, quando exequíveis, por si
mesmas, são directamente aplicáveis.[4]
Ora, o Acordo TRIPs ficou a fazer parte do ordenamento comunitário por
decisão do Conselho de 22/12/94 – v. JOCE L n.º 336.
Por seu turno, o Acordo TRIPs foi subscrito pela própria Comunidade
Europeia[5], enquanto tal, pelo que, nos termos do Tratado da União, tendo
o acordo sido concluído pela própria Comunidade sempre seria fonte de
direito comunitário derivado, vinculando as instituições da comunidade e
os Estados Membros.
15.1.1.3. Concluindo:
Aceitando então como conflituantes as normas contidas no art. 33º, do
Acordo Trips e no art. 3º, do D.L. 16/95 (que aprovou o CPI), deve
aplicar-se a norma de direito comunitário, assente, como está, o primado
do direito comunitário sobre o direito nacional[6].
Assim, beneficiando a patente n.º 70 542 de um prazo de protecção de 20
anos, manteve-se em vigor até 25/6/00, pelo que só nessa data caiu no
domínio público.
Improcede, pois, o agravo.
15.2. A apelação
15.2. A questão da novidade
Nos termos da Lei (art. 4º, do CPI) podem ser objecto de patente a
invenção de algum produto novo (a), a criação ou realização de algum novo
meio ou processo, ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos para
se obter um produto comerciável ou resultado industrial (b), bem como o
aperfeiçoamento ou melhoramento de invenção que já fora objecto de
patente, se tornar mais fácil ou económico o fabrico do produto ou o uso
do invento ou lhe aumentar a utilidade (c).
Contudo, no que toca à indústria química ou farmacêutica, o regime legal
apresenta algumas particularidades.
Na verdade, de acordo com o art. 5º, do CPI não podem ser objecto de
invenção os produtos da indústria química, nem os preparados
farmacêuticos, muito embora possam ser patenteados os processos da sua
obtenção e os aparelhos ou sistemas do seu fabrico.
Note-se, porém, que a patente de processo de produtos químicos e
farmacêuticos confere apenas ao seu titular o direito exclusivo de
fabricar um produto segundo determinado processo, podendo, portanto, um
terceiro fabricar (e vender) um produto, obtido por um processo diferente
do patenteado.
Por seu turno, a patente de processo confere ao seu titular um direito
exclusivo sobre o mesmo (v. arts. 8º e 214º, do CPI).
Esta extensão da patente ao produto é admitida pela generalidade das
legislações. De resto, se assim não fosse, a patente seria inútil, pois o
seu titular, como é óbvio, não pretende vender no mercado um processo, mas
sim um produto fabricado por determinado processo.
Dito isto, convém realçar a dificuldade – bem evidenciada nestes autos -
em apurar se um produto obtido é novo, no sentido de ter sido produzido
por um processo diferente do já patenteado.
“Nas invenções de produtos químicos e farmacêuticos, de um modo geral,
indica-se o grupo de substâncias, que se definem e dão-se exemplos de
preparação para algumas dessas substâncias.
Somente para aquelas em relação às quais são dados exemplos, se descrevem
as suas propriedades específicas, indicando-se a receita para a sua
preparação.
E nem de outra forma poderia ser, devido ao número de substâncias que
podem ser compreendidas no mesmo grupo, pois seria impossível pela
extensão que era necessário dar à memória descritiva, indicar exemplos
para todas as substâncias.
Se uma pessoa competente na matéria quiser preparar uma das substâncias
para a qual não consta nenhum exemplo de preparação, ou que não é indicada
como exemplo de preparação, deverá prepará-la de acordo com as indicações
gerias e especiais dadas na patente para a substância activa em geral e em
analogia com os exemplos de preparação.
Se o perito na matéria, procedendo deste modo, puder prepará-la, deve o
produto considerar-se descrito – e bem assim o correspondente processo –
que deve, portanto, considerar-se conhecido através dessa patente , nos
termos do art. 15º, 1º, al. c), do CPI.
(…)
A preparação das composições químicas e farmacêuticas é efectuada, pode
dizer-se, quase invariavelmente, por processos conhecidos, pois o inventor
limita-se a misturar ou fazer reagir a substância activa (nova ou
conhecida) com outras substâncias activas conhecidas ou com substâncias
auxiliares ou portadoras, também nada tendo de original, em si, o processo
de obtenção da composição química ou farmacêutica.
Ora, sendo assim, se a substância activa é conhecida, o processo de
obtenção da composição – produto acabado – não poderá ser protegido, por
falta de novidade. Na verdade, todos os produtos que se fazem reagir são
conhecidos. E o próprio resultado final, a composição, é também conhecido.
(…)
Se a substância activa é nova, a novidade do processo consistirá na
escolha dos meios de reacção, na qual entra a substância activa nova.
Deve, porém, notar-se que, sendo as reivindicações que definem o âmbito e
o alcance da patente, é indispensável que o processo de preparação da
composição química ou farmacêutica seja reivindicado para poder ficar
protegido (v. art. 14º, CPI).”[7]
15.2.1. In casu:
Numa acção em que o autor invoca que um terceiro fabrica, vende, importa
ou põe à venda ou em circulação um produto que é produzido por processo
idêntico ou semelhante àquele que se encontra patenteado, são factos
constitutivos do seu direito:
a) a existência de um processo de fabricação de um produto, processo esse
protegido por uma patente;
b) a existência de um produto idêntico ou semelhante ao obtido através do
processo patenteado, ou a prática de um acto através do qual se manifesta
a comercialização de mesmo produto por terceiro – venda, importação do
produto;
c) e que esse produto é fabricado por um processo (diferente) que viola o
protegido pela patente.
Consequentemente, o ónus da prova da semelhança ou identidade de processos
cabe ao titular da patente, salvo havendo presunção legal - art. 344º,
n.º 1, do CC.
É que sucede no caso sub judice, uma vez que as autoras beneficiam de
presunção legal, por força do disposto no art. 6º, do CPI/40 (na redacção
que lhe foi dada pelo D.L. 40/87, de 27 de Janeiro) que estabelece que «a
patente de um processo de fabrico de um produto novo faz presumir, até
prova em contrário, que a fabricação por terceiro do mesmo produto foi
efectuada, pelo processo patenteado».
De igual teor é o art. 93º, nº3, do CPI/95, no qual se estabelece a mesma
presunção.
Ora, a R. não ilidiu aquela presunção, já que não logrou demonstrar que os
processos, através dos quais a “Richter Gedeon, LTD” obtém a substância
activa “Enalapril” que entra na composição do produto que comercializa,
são diferentes dos patenteados pela 1ª autora, e que levaram à invenção do
Enalapril e “Maleato de Enalapril”.
Dir-se-à, contudo, que, ainda que houvesse diferença nos processos de
fabrico, não ficou demonstrado nos autos que essa diferença, para efeitos
do disposto nos arts. 4º, al. b) e 5º, n.º 7, do CPI/40, seja relevante,
no sentido de se considerar invenção portadora de novidade patenteável,
requisito exigido para que algum meio ou processo de fabrico possa ser
considerado objecto de patente de invenção, pois, como se sabe, o mero
desenvolvimento técnico de invenção patenteada não basta para integrar
aperfeiçoamento ou melhoramento susceptíveis de patente.
15.2.2. Concluindo:
Não tendo sido feita a prova de que os processos das patentes húngaras são
«diferentes», no sentido de que possam constituir invenção portadora de
novidade, é de considerar que a ré não logrou ilidir a presunção como lhe
competia.
15.3. A questão dos danos
Nesta acção, as autoras vêm pedir indemnização pelos danos resultantes da
violação das patentes.
Ora, nos termos do art. 483º, do CC., «aquele que, com dolo ou mera culpa,
violar ilicitamente o direito de outrém ou qualquer disposição legal
destinada a proteger interesses alheios fica obrigado a indemnizar o
lesado pelos danos resultantes da violação».
Cabe, consequentemente, às demandantes alegar e provar os factos
constitutivos do sue direito, quer no que toca aos danos de natureza
patrimonial, quer aos de natureza não patrimonial.
No que respeita aos danos morais, em face da nossa lei (cfr. art. 160º, do
CC), a capacidade das pessoas colectivas não é de carácter geral, como a
das pessoas singulares, mas de natureza específica, em função dos fins que
cada uma se propõe prosseguir.
Assim, como defende Rabindranath Capelo de Sousa, O Direito Geral de
Personalidade, 594 e ss., “no que toca aos direitos de personalidade,
desde logo ficam excluídos das pessoas colectivas quaisquer direitos
especiais de personalidade ou quaisquer bens integrantes do direito geral
de personalidade, que sejam inseparáveis da pessoa humana (...).
Mas, por força do art. 160º, n.º 1, do CC, há que reconhecer às pessoas
colectivas, porquanto titulares de valores e motivações pessoais, alguns
dos direitos especiais de personalidade que se ajustem à particular
natureza e às específicas características de cada uma de tais pessoas
jurídicas, ao seu círculo de actividades, ás suas relações e aos seus
interesses dignos de tutela jurídica. É, desde logo, o caso do direito à
identidade pessoal, abarcando o direito ao nome e outros sinais jurídicos
recognitivos e distintivos. Também a honra, o decoro, o bom nome e o
crédito das pessoas colectivas são objecto de direitos juscivilísticos. As
pessoas colectivas têm, analogicamente, um direito a uma esfera de sigilo,
compreendendo o sigilo de (...) know –how.”
Daí que, conforme se prevê no art. 484º, do CC., possam as pessoas
colectivas ilicitamente ofendidas podem exigir indemnização civil, por
danos não patrimoniais.
15.3.1. Consequentemente, atendendo à factualidade provada, não restam
dúvidas de que as autoras lograram fazer a prova dos danos causados (cfr.,
v.g., respostas aos quesitos 57°, 58°, 59° e 63º).
Na sua fixação levar-se-à em conta obviamente a decisão supra proferida
sobre a caducidade de uma das patentes, a qual baliza o período de tempo
durante o qual a R. violou o direito à exclusividade da patente em causa.
Danos que não foi, contudo, possível quantificar, pelo que – como aliás
requerem as autoras -, deve a sua liquidação ser relegada para execução de
sentença, inclusive quanto aos danos morais, uma vez que, no caso
concreto, atendendo à complexidade da matéria, a sua medida e
caracterização depende da exacta quantificação do dano patrimonial.
16. Nestes termos, negando provimento ao agravo e à apelação da R., e
dando provimento ao recurso das autoras, acorda-se em revogar a sentença
recorrida, e em condenar a R. a pagar às autoras, a título de
indemnização, o que se vier a apurar em liquidação de sentença.
Custas pela R., tanto no agravo, como nas apelações.
Lisboa, 14-12-04
Maria do Rosário Morgado
Rosa Maria Ribeiro Coelho
Maria Amélia Ribeiro
____________________________________________________________________
[1] O Acordo TRIPs dedica precisamente a 5ª Secção (na qual estão
inseridos os arts. 26º a 34º) à disciplina das Patentes.
[2] Sobre esta questão, veja-se Carlos Fernández-Nóvoa,
Tratado Sobre Derecho de Marcas, 608 e ss. e a
abundante doutrina e jurisprudência, ali citadas.
[3] Cfr. Gomes Canotilho e V. Moreira, CRP, anotação ao art. 8º e
João Mota Campos, Manual de Direito Comunitário, 380 e ss.
[4] Cfr. Pedro romano Martinez, Relações entre o Direito Internacional
e o Direito Interno, Direito e Justiça, Vol. IV, 169.
[5] Como já se referiu supra, por decisão do Tribunal de Justiça das
Comunidades n.º 1/1994, foi reconhecida competência à
Comunidade Europeia para subscrever, enquanto tal, o Acordo
TRIPs.
[6] Marcelo Rebelo de Sousa, Introdução ao Estudo do Direito,
140; Azevedo Soares, Lições de Direito Internacional, 98.
[7] Américo Carvalho, O Objecto da Invenção, 112.
Fonte: Página do ITIJ.
posted by EL PBX at 1:04 PM
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